Urteile

Schweiz: FOCUS gegen macrofocus erfolgreich

Leitsatz des Gerichts

1. Die Marken „Macrofocus“ und „FOCUS“ sind mittelbar verwechslungsfähig.

2. Aufgrund der Ähnlichkeit der Marken „Macrofocus“ und „FOCUS“ wird der Verkehr falsche Zusammenhänge vermuten. Der Verkehr wird in „Macrofocus“ eine Variante der Widerspruchsmarke „FOCUS“ sehen, weil das Element „Macro“ die angegriffene Marke „Macrofocus“ nicht wesentlich mitbestimmt.

3. Die Dienstleistung „Herausgabe von Lehr- und Unterrichtsmaterial“ und die Waren „Lehr- und Unterrichtsmaterial“ einerseits und die Dienstleistung „Ausbildung“ andererseits sind insbesondere aufgrund des übereinstimmenden Verwendungszwecks und aufgrund der identischen Abnehmerkreise gleichartig.

4. Die Ware der „auf Datenträger gespeicherten Software“ ist zu der Dienstleistung „Entwicklung von Computerprogrammen“ gleichartig; der Verkehr erwartet eine Verkopplung dieser Produkte, da das eine Angebot als eine marktlogische Folge des anderen wahrgenommen wird.

5. Nach Art. 5 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland vom 13.04.1892 greift der Nichtbenutzungseinwand, der in einem markenrechtlichen Verfahren in dem einen Land erhoben wird, nicht durch, wenn die Marke jedenfalls in dem jeweils anderen Land verwendet wurde.

Entscheidungsgründe

I.

1. Die angefochtene schweizerische Marke Nr. 500 312 "rnacrofocus" wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 127 vom 4. Juli 2002 veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

41 Ausbildung.

42 Entwicklung von Computerprogrammen.

2. Am 19. September 2002 erhob die Widersprechende beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend Institut) gestützt auf ihre internationale Registrierung Nr. 663 349 "FOCUS" frist- und formgerecht vollumfänglich Widerspruch. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

09 Disquettes programmées, cassettes de stockage d'informations, cassettes vidéo, disques compacts et disques à puces, ainsi que supports d'enregistrement pour sons, images et vidéo, en particulier pour la présentation d'informations concernant par exemple la culture, les sports, les sciences ainsi que des informations industrielles et techniques, cartes à puces non comprises dans d'autres classes; appareils et instruments pour la technique des courants faibles, à savoir pour les télécommunications, pour les techniques des hautes fréquences et pour les techniques de régulation; appareils et instruments de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments pour la transmission des signaux; montures de lunettes, supports d'enregistrement magnétiques; haut-parleurs, amplificateurs électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, tels que panneaux et modèles; journaux, imprimés et périodiques, livres, affiches, autocollants, calendriers, photographies; papeterie, colles (pour articles en papier et papeterie), machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), à savoir appareils de bureau non électriques, appareils d'écriture, stylos à bille, stylos à plume; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), également sous forme de modèles et de tableaux de präsentation; papier-toilette.

41 Production d'enregistrements de sons ou d'images sur des supports de sons et d'images, organisation de manifestations du genre culturel, scientifique, sportif et également politique; exploitation d'installations de gymnastique et de mise en forme, ainsi que de parcs de loisirs et de clubs de jeux, organisation de clubs de supporters; édition de supports d'enregistrements numériques et analogiques contentant par exemple des informations culturelles, scientifiques et industrielles ou techniques.

42 Services de rédaction; services d'hébergement, hôtellerie, pension.

Die Widersprechende begründet ihr Begehren im Wesentlichen wie folgt:

Die angefochtene Marke übernehme das Widerspruchszeichen unverändert und ergänze es mit dem geläufigen und gebräuchlichen Bestandteil "macro". Somit sei dieser gemeinfreie Zusatz nicht geeignet, den erforderlichen markenrechtlichen Abstand herbeizuführen, zumal die beiden Zeichen Schutz für identische Dienstleistungen in Klasse 41 und 42 beanspruchten.

Weiter sei die Widersprechende Inhaberin einer Markenserie, namentlich u.a. "FOCUS ONLINE" (Internationale Registrierung Nr. 655 642), "FOCUS TV" (Nr. 670 546), "FOCUS DIGITAL" (Nr. 749 129), "FOCUS MONEY" (Nr. 745 734 und 755 215). Damit könne auch "macrofocus" als weiteres Serienzeichen der Widersprechenden aufgefasst werden.

Der Gebrauch der Widerspruchsmarke, könne wie folgt zusammengefasst werden: Gutachten attestierten "FOCUS" mit Bezug auf die diversen Angebote des gleichnamigen Verlags einen Bekanntheitsgrad von 78,2%. So würden in der Schweiz an die 10'000 FOCUS-Printmagazine verkauft und über den Sender Pro Sieben werde das Magazin FOCUS TV jeden Sonntagabend ausgestrahlt. Dieser Sender weise in der Schweiz einen Marktanteil von 12% aus und werde von 95,5% der Zuschauer empfangen. Schliesslich erfolgten auf die Internet-Adresse www.focus.de über zehn Millionen Zugriffe und mehr als 60 Millionen Seitenabrufe im Monat.

3. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2002 konstituierte sich das Büro ... als Vertreter des Widerspruchsgegners. In seiner Stellungnahme vom 24. Februar 2003 machte der Widerspruchsgegner die Nichtgebrauchseinrede der Widerspruchsmarke gemäss Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 12 MSchG geltend. Die beiden sich gegenüberstehenden Marken hätten den Markenschutz in den gleichen Klasse 41 und 42 beansprucht, jedoch seien die Dienstleistungen inhaltlich unterschiedlich zueinander. Die unter "macrofocus" angebotenen Dienstleistungen seien mit denen eines Verlagshauses nicht vergleichbar, sie seien nicht substituierbar und würden auch keine logische Folge von jenen bedeuten. Es würde daher keinerlei Gleichartigkeit zwischen den beiden Zeichen bestehen. Weiter sei die Widerspruchsmarke zweisilbig und die angefochtene Marke viersilbig. Das Schwergewicht der angefochtenen Marke liege auf dem Anfang "macro". Auch sei nicht nachvollziehbar, weshalb dieses Element zum Allgemeingut gehören solle. "Macrofocus" stelle im Gegenteil eine wortschöpferische Fantasiebezeichnung dar. Schliesslich sei der vorgeschlagene Vergleich von Seiten der Widersprechenden ohne Angabe von Gründen abgelehnt worden. Deshalb sei bei einer Gutheissung des Widerspruches von einer Parteientschädigung abzusehen.

4. Mit Eingabe vom 26. Mai 2003 replizierte die Widersprechende und reichte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit den hier zu vergleichenden Waren resp. Dienstleistungen Unterlagen ein. Weiter beruft sich die Widersprechende auf Art. 5 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland vom 13. April 1892.

5. Mit Schreiben vom 11. Juni 2003 reichte die Widersprechende ein weiteres Schreiben ein, in welchem sie dem Institut die Neuformulierung der Dienstleistungen der Klasse 42 mitteilt, nämlich services de rédaction; services d'hébergement, hôtellerie, pension. Bezüglich der Ausbildungsdienstleistungen der Klasse 41 reicht sie ebenfalls ein Schreiben an die deutsche Staatsministerin von Juni 2001 ein.

6. In seiner Duplik vom 26. Juni 2003 stellte der Widerspruchsgegner fest, dass einzig der Umfang der Registrierung in der Schweiz ausschlaggebend sei und keinesfalls, unter Berufung auf das existierende Abkommen, der Umfang der Registrierung in Deutschland. Bezüglich der Dienstleistungen in Klasse 41 sei festzustellen, dass die Dienstleistung Ausbildung von der Widersprechenden gar nicht beansprucht worden sei. Auch sei keine der beanspruchten Dienstleistungen gleichartig mit Ausbildung. Auch bei den Waren Lehr- und Unterrichtsmittel in Klasse 16 fehle es an der ernsthaften markenmässigen und rechtserhaltenden Benutzung. Das Engagement der Widersprechenden im Bereich der Schule sei offensichtlich als reine Hilfsdienstleistung zu werten, um die Schüler als zukünftige Leser des Nachrichtenmagazins zu gewinnen. Auch gehe aus den Unterlagen hervor, dass die didaktische Ausarbeitung dieser kostenlosen Verteilung von Zeitschriften vom medienpädagogischen Institut Promedia übernommen werde. Dies unterstreiche noch die Tatsache, dass die Widersprechende im Bereich Ausbildung keinen ernsthaften Gebrauch der Marke "FOCUS" beanspruchen könne. Bezüglich der Dienstleistung der Klasse 42 sei hervorzuheben, dass das Verzeichnis der Widersprechende keinerlei Dienstleistung aufweise, welche eine Gleichartigkeit mit den angefochtenen Entwicklung von Computerprogrammen herzustellen vermöge. In Klasse 9 beanspruche die Widersprechende bespielte Datenträger, Software. Um eine Gleichartigkeit zwischen diesen Produkten und der Entwicklung von Computerprogrammen aufzuzeigen, habe die Widersprechende Kopien eingereicht, welche eine CD-ROM mit Computersoftware (z.B. Finanzbuchhaltung) bewerben würde. Jedoch könne bei näherer Betrachtung festgestellt werden, dass diese Computerprogramme nicht aus dem Hause der Widersprechenden selber stammten, sondern vom wahrscheinlich grössten Hersteller von Buchhaltungssoftware, der Firma "...". Auch benütze die Widersprechende ihre Marke nicht als Wortmarke, sondern als grafisch ausgestaltete kombinierte Marke. Damit vergrössere sie weiter den Abstand zwischen den konfliktverhangenen Zeichen. Schliesslich würde sich die Widersprechende zu Unrecht auf das bilaterale Übereinkommen mit Deutschland stützen, denn dieses könne lediglich zur Erhaltung des Schutzes eingebracht werden und nicht zur Begründung eines solchen. Es sei auch weiter erforderlich, dass die Marke in beiden Ländern für die gleichen Waren und Dienstleistungen eingetragen sei.

7. Das von der Widersprechenden zusätzlich eingereichte Schreiben vom 11. Juni 2003 wurde erst am 30. Juni 2003 an den Widerspruchsgegner weitergeleitet. Dieser erinnert mit Schreiben vom 3. Juli 2003 erneut daran, dass die Widersprechende in Klasse 42 einzig Schutz für services de rédaction; services d'hébergement, hôtellerie, pension geniesse und dass die originär beanspruchte Dienstleistung entretien et mise à jour de programmes de données et de logiciels, également pour disques numériques CD-ROM seit 1997 aus dem Verzeichnis gestrichen worden sei. Bezüglich des Schreibens an die Staatsministerin sei anzumerken, dass aus diesem nicht hervorgehe, dass die Widersprechende selber als Dienstleisterin im Bildungswesen tätig sei. Auch stellte sie erneut fest, dass die Tätigkeit der Widersprechenden im Ausbildungsbereich als Hilfsdienstleistung zur Gewinnung zukünftiger Leser aufzufassen sei, dies umso mehr, als dass die Widersprechende nach ihren eigenen Angaben gar keine Verantwortung für den bildenden Gehalt übernehme.

8. Den Parteien wurde am 14. Juli 2003 der Abschluss des Instruktionsverfahrens mitgeteilt.

II.

Gemäss Art. 31 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Die Widerspruchsmarke wurde am 23. Mai 1996 international registriert, die angefochtene schweizerische Marke am 23. Februar 2002 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch aktiv legitimiert. Somit ist auf den Widerspruch einzutreten.

III.

Die Widersprechende beantragt den Beizug sämtlicher in verschiedenen Widerspruchsverfahren (Nr. 5225-26, Nr. 4899 und Nr. 4328) eingereichten Beweismittel. Die Behörde nimmt die ihr anerbotenen, zulässigen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen (Art. 33 Abs. 1 i.V.m. Art. 12 und Art. 19 VwVG).

Die Widersprechende legt verschiedene Unterlagen, nämlich die "Bescheinigung Pro Sieben Media AG vom 24. März 1999", die "Zusatzinformationen für FOCUS Online April 2001", die "Zusatzinformationen für FOCUS Online November 2001" sowie das Gutachten zu "FOCUS Bekanntheit und Verkehrsgeltung der neutralen Bezeichnung bei der Bevölkerung der deutschsprachigen Schweiz, Februar / März 2001" ins Recht, die die Bekanntheit ihrer Marke glaubhaft machen sollen. Da für das Widerspruchsverfahren nur die Verhältnisse in der Schweiz massgebend sind (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 14 zu Art. 3), können einzig die Unterlagen "Bescheinigung Pro Sieben Media AG vom 24. März 1999" und das Gutachten zu "FOCUS - Bekanntheit und Verkehrsgeltung der neutralen Bezeichnung bei der Bevölkerung der deutschsprachigen Schweiz, Februar / März 2001" berücksichtigt werden. Folglich sind im vorliegenden Widerspruchsverfahren nur diese beiden eingereichten Unterlagen als grundsätzlich taugliche Beweismittel zu berücksichtigen.

IV.

1. Gemäss Art. 12 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist (oder des Abschlusses eines Widerspruchsverfahrens) nicht gebraucht hat und keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Will sich der Widerspruchsgegner auf den Nichtgebrauch der älteren Marke berufen, hat er dies in der ersten Stellungnahme zum Widerspruch zu tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). Wird der Nichtgebrauch formell korrekt behauptet, hat der Widersprechende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs kann jedoch erst nach Ende der fünfjährigen Karenzfrist erhoben werden (DAVID, a.a.O., N. 6 zu Art. 32).

2. Der Beginn der fünfjährigen Karenzfrist hängt bei einer internationalen Registrierung von der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (GAFO; SR 0.232.112.21) ab. Bei internationalen Registrierungen, die nach der GAFO eingetragen wurden, beginnt die Karenzfrist 1 Jahr nach ihrem "date de notification" zu laufen. Das "date de notification" stellt das Datum dar, an dem die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) das Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und ab dem die Frist für das Erlassen der Schutzverweigerung aus absoluten Ausschlussgründen läuft (vgl. Regel 17 i.V.m. Regel 18 Abs. 1 lit. a, iii GAFO). Dieses Datum kann ohne weiteres um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register differieren. So auch vorliegend, wo die Widerspruchsmarke am 23. Mai 1996 ins Register eingeschrieben wurde, jedoch erst am 5. Dezember 1996 notifiziert worden ist. Damit begann die Karenzfrist für die Widerspruchsmarke am 5. Dezember 1997 zu laufen und sie endete am 5. Dezember 2002.

3. Der Widerspruchsgegner erhob die Einrede des Nichtgebrauchs für die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren resp. Dienstleistungen frist- und formgerecht in seiner ersten Stellungnahme vom 24. Februar 2003. Demnach hat die Widersprechende den markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren resp. Dienstleistungen im Zeitraum zwischen dem 24. Februar 1998 und dem 24. Februar 2003 glaubhaft zu machen (vgl. Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2002, 106 - Genesys [fig.] / Genesis [fig.]).

4. Darzulegen ist ein ernsthafter Gebrauch der Marke. Dieser ist subjektiv von der Absicht abhängig, jeder beliebigen Nachfrage genügen zu wollen, solange sie nicht die kühnsten Erwartungen übertrifft. Je nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind unterschiedliche Anforderungen an den ernsthaften Gebrauch zu stellen. Zur Feststellung dieser Absicht sind die gesamten Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Ungenügend ist stets ein bloss symbolischer Markengebrauch, der nur inszeniert wird, um den Verlust des Markenschutzes abzuwenden. In zeitlicher Hinsicht stellt eine blosse Einzelaktion keinen ernsthaften Markengebrauch dar. Vom Markeninhaber ist eine wenigstens minimale Marktbearbeitung zu erwarten (Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, 173 f.). Es genügt ein ernsthafter Gebrauch in jüngster Zeit; allerdings müssen sich die Gebrauchsbelege auf einen Zeitpunkt vor der Nichtgebrauchseinrede beziehen. Schliesslich muss die Marke gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG nicht auf dem Produkt oder der Verpackung selbst erscheinen, sondern es genügt, wenn das Zeichen in funktionellem Zusammenhang mit der beanspruchten Ware oder Dienstleistung verwendet wird. So genügt die Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen etc. (MARBACH, a.a.O., 169 f.; DAVID, a.a.O., N. 5 zu Art. 11). Die Vorlage einzelner Belegstücke genügt für eine Glaubhaftmachung des Gebrauchs (MARBACH, a.a.O., 156).

5. Auch der Gebrauch der Marke in einer vom Registereintrag abweichenden Form kann rechtserhaltend sein, solange die Gebrauchsform vom Registereintrag nicht wesentlich abweicht (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Im kennzeichnungsmässigen Kern allerdings muss die Marke unverändert benutzt werden; d.h. das markenspezifische Gesamtbild der gebrauchten Marke muss mit demjenigen der registrierten Marke übereinstimmen (Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 51 zu Art. 11; MARBACH, a.a.O., 176 f.). Das blosse Hinzufügen eines grafischen Elements zu einer Wortmarke verändert den Gesamteindruck regelmässig nicht (BGE 96 II 254 f. - Blauer Bock; MARBACH, a.a.O., 177), weshalb der Gebrauch des Wortelements "FOCUS" in grafischer Ausgestaltung ebenfalls als rechtserhaltend anerkannt werden kann.

6. Als Benutzungsnachweis legte die Widersprechende mit der Einreichung der Replik Beilagen ins Recht, welche einerseits den Gebrauch der Marke "FOCUS" für die unter Klasse 16 beanspruchten matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) resp. der Dienstleistung der Klasse 41 édition de supports d'enregistrements numériques et analogiques contentant par exemple des informations culturelles, scientifiques et industrielles ou techniques glaubhaft machen sollen und andererseits Dokumente, welche den Gebrauch für Computerprogramme der Klasse 9 (supports d'enregistrement magnétique) glaubhaft machen sollen.

Die eingereichten Dokumente im Ausbildungsbereich zeigen folgende Sachlage auf: Die Internet-Explorer-Ausdrücke bezüglich "Schule macht Zukunft", "FOCUS macht Schule", "FOCUS Berufswahltest 2003" und "Investment in die Zukunft" befinden sich schon aufgrund des Drucksdatums (7. März 2003) ausserhalb des ausschlaggebenden Zeitraumes und müssen in Folge unberücksichtigt bleiben. Auch die eingereichten Belege bezüglich "Eignungstest Berufswahl" weisen ausser dem Anmeldeschluss (bis 1. Juni 2003) keinerlei Datierung auf und sind deshalb ebenfalls unbeachtlich. Gleiches gilt für die eingereichte Kopie "FOCUS macht Schule - Eine Einladung an alle engagierten Lehrer". Im Gegensatz dazu weisen die Unterlagen "Der FOCUS Schülerwettbewerb" und das "Dritte FOCUS-Booklet für Lehrerinnen und Lehrer" eine rechtsgenügliche Datierung, nämlich "2002/2003" resp. "Juni 2002" auf. Jedoch weisen diese beiden Unterlagen keinerlei Bezug zur Schweiz auf. Die Widersprechende beruft sich daher in ihrer Replik auf die Anwendung von Art. 5 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland vom 13. April 1892. Dieses Übereinkommen findet Anwendung, sofern die betreffende Marke sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz identisch eingetragen ist. Dies ist bei internationalen Marken i.d.R. der Fall (DAVID, a.a.O., N. 20 zu Art. 11), so auch vorliegend. Trotz der beiden erfolgten Einschränkungen der deutschen Basisregistrierung für das Gebiet der Schweiz vom 5. Mai 1997 (publiziert in GAZ 1997/10) sowie vom 13. August 1997 (publiziert in GAZ 1997/16) sind die vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz weiter deckungsgleich zu denen in Deutschland. Somit kann weiter von einer identischen Eintragung sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz ausgegangen werden und das Übereinkommen mit Deutschland findet vorliegend Anwendung. Auch soll gemäss dem Widerspruchsgegner der Gebrauch der Marke "FOCUS" im Ausbildungsbereich lediglich als Hilfsdienstleistung zum Kerngeschäft des FOCUS-Verlages angesehen werden. Der Widerspruchsgegner verkennt hier jedoch, dass die Widersprechende nicht den Gebrauch der (nicht beanspruchten) Dienstleistung Ausbildung glaubhaft machen muss, sondern den Gebrauch der Lehrmittel in Klasse 16 (matériel d'instruction ou d'enseignement [à l'exception des appareils], également sous forme de modèles et de tableaux de présentation) und der Publikationsdienstleistungen in Klasse 41. Dies ist der Widersprechenden vorliegend anhand der eingereichten Unterlagen gelungen.

Bezüglich der eingereichten Benutzungsbelege bezüglich Software der Klasse 9 ergibt sich Folgendes: Der eingereichte Internet-Explorer-Ausdruck "FOCUS Shop CD-ROMs" weist kein rechtsgültiges Datum auf und bleibt in Folge unberücksichtigt. Gleiches gilt für die ebenfalls undatierte Fotokopie "FOCUS ONLINE Der Schlüssel zur Aktenwelt". Die Fotokopien zum Finanzmanager-Infopaket "QuickBooks" zeigt als Datierung "© RemindWare1998" auf. Damit befinden sich diese Unterlagen innerhalb des ausschlaggebenden Zeitraumes. Aus den eingereichten Fotokopien geht ebenfalls hervor, dass diese auch in der Schweiz angeboten werden (Verkaufspreis in Schweizer Franken). Der Widerspruchsgegner stellt bei der Prüfung der entsprechenden Gebrauchsbelege fest, dass die genannten Programme nicht aus dem Hause Focus Magazin Verlag GmbH stammen würden, sondern aus dem Hause der Firma "QuickBooks". Somit vermöchten die eingereichten Belege einen ernsthaften markenmässigen Gebrauch der Marke "FOCUS" für diese Programme nicht glaubhaft zu machen. Auch dieses Argument kann vorliegend nicht berücksichtigt werden, denn gemäss Art. 11 Abs. 3 MSchG genügt für den rechtserhaltenden Gebrauch des Zeichens ebenfalls ein stellvertretender Gebrauch mit Zustimmung des Markeninhabers (unter der Kontrolle des Markeninhabers). Die Software wird durch den FOCUS-Verlag vertrieben, daher kann davon ausgegangen werden, dass vorliegend eine Zustimmung des Markeninhabers vorliegt. Der Widerspruchsgegner kann somit mit seinen Darlegungen zur Art des Zeichengebrauchs nicht gehört werden. Aus alledem folgt, dass die eingereichten Unterlagen bezüglich Software auch den Gebrauch der supports d'enregistrement magnétiques (Klasse 9) unter der Marke "FOCUS" glaubhaft darzulegen vermögen.

7. Die Anforderungen an die Beweisstrenge sind im Widerspruchsverfahren reduziert (WILLI, a.a.O., N. 7 zu Art. 32). Es muss den Zivilgerichten vorbehalten bleiben, zur Frage, ob der geltend gemachte Gebrauch im konkreten Fall als ernsthaft zu werten ist, abschliessend Stellung zu nehmen (RKGE in sic! 2003, 139 - Boss / Boss [fig.]). Vorliegend ist der Gebrauch in der Schweiz anhand der vorhandenen Belege für die beanspruchten supports d'enregistrement magnétiques der Klasse 9, dem matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) der Klasse 16 sowie für die Dienstleistung der Klasse 41 édition de supports d'enregistrements numériques et analogiques contentant par exemple des informations culturelles, scientifiques et industrielles ou techniques glaubhaft gemacht worden, da glaubhaft machen bedeutet, dass die Widersprechende das Institut zu überzeugen hat, dass sich der Sachverhalt wahrscheinlich so, wie behauptet, zugetragen hat, nicht aber, dass er sich wirklich zugetragen hat (Max KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl., Bern 1984, 135).

8. Bei diesem Ergebnis kann die Würdigung der weiteren eingereichten Gebrauchsbelege offen gelassen werden.

V.

1. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).

2. Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken ist nicht aufgrund des abstrakten Zeichenvergleichs, sondern vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 122 III 385 - Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Die Verwechslungsgefahr resultiert dabei aus der Wechselwirkung von (Zeichen)-Ähnlichkeit und (Waren- bzw. Dienstleistungs)-Gleichartigkeit: An die Zeichenverschiedenheit sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren resp. Dienstleistungen sind und umgekehrt (RKGE in sic! 1997, 296 - Exosurf / Exomuc; BGE in sic! 2001, 408 - Jaguar / Jaguar, DAVID, a.a.O., N. 8 zu Art. 3).

3. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher oder identischer Marken angepriesenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (RKGE in sic! 1997, 568 - Birko Tex / Biotex; DAVID, a.a.O., N. 35 zu Art. 3, mit weiteren Verweisen; MARBACH, a.a.O., 105 f.).

4. Wie vom Widerspruchsgegner zutreffend festgestellt wurde, wird die Widerspruchsmarke "FOCUS" für Ausbildungsdienstleistungen der Klasse 41 nicht ausdrücklich beansprucht. Jedoch ist dies unerheblich, wenn andere Waren resp. Dienstleistungen der Widerspruchsmarke eine Gleichartigkeit zu den angefochtenen Ausbildungsdienstleistungen herzustellen vermögen. Es ist unbestritten, dass auch zwischen Waren und Dienstleistungen Gleichartigkeit vorliegen kann. Viele der klassischen Kriterien zur Prüfung der Gleichartigkeit sind nicht anwendbar, jedoch ist auch hier auf die Branchenüblichkeit abzustellen. Dabei steht im Vordergrund, ob der Konsument die betroffenen Waren und Dienstleistungen als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrnimmt, die Dienstleistung somit eine verkehrsübliche Folge des Warenangebots darstellt (Eugen MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen? in ZSR, Band 120 I [20011, 267). Gefragt werden muss somit nach einem logischen Sachzusammenhang zwischen den von der Widersprechenden beanspruchten Lehrmitteln der Klasse 16 (matériel d'instruction ou d'enseignement [à l'exception des meubles]) resp. Publikationsdienstleistungen der Klasse 41 (édition de supports d'enregistrements numériques et analogiques contentant par exemple des informations culturelles, scientifiques et industrielles ou techniques) und der von der angefochtenen Marke "macrofocus" beanspruchten Dienstleistung Ausbildung. Zwischen den Lehrmitteln und den von der angefochtenen Marke beanspruchten Ausbildungsdienstleistungen bestehen enge offensichtliche Verknüpfungen in Bezug auf ihren Verwendungszweck sowie auf die ergänzende Funktion der Ware. So geben Dienstleister im Ausbildungsbereich den Schülern diese Lehrmittel üblicherweise als begleitendes und ergänzendes Lehrmaterial ab. Weiter stellen Ausbildungsdienstleistungen eine sachlogische Verknüpfung bezüglich Know-how zur Herausgabe von Lehrmitteln her und vermögen somit eine Brücke zwischen der Theorie (Lehrmittel) und der praktischen Anwendung des Wissens (Ausbildung) zu schlagen. Auch wenden sie sich an identische Abnehmerkreise und weisen einen identischen Verwendungszweck auf. Somit vermögen die von der Widersprechenden beanspruchten Waren der Klasse 16 resp. Publikationsdienstleistungen der Klasse 41 einen direkten Bezug zur Ausbildung herzustellen und sind folglich untereinander gleichartig. Aufgrund dieser Verflechtung kann der Abnehmer durchaus auf den Gedanken kommen, die unter Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Dienstleistungen würden angesichts der Branchengegebenheiten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder von verbundenen Unternehmen erbracht. In Bezug zu der angefochtenen Dienstleistung Ausbildung liegt somit Gleichartigkeit zu denwidersprechenden Waren und Dienstleistungen vor.

5. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke "FOCUS" ist auch für Computerprogramme, welche auf die Ware supports d'enregistrement magnétiques gespeichert sind, glaubhaft gemacht worden. Auch hier muss nach einem logischen Sachzusammenhang zwischen den magnetischen Aufzeichnungsträgern der Klasse 9 und der angefochtenen Dienstleistung Entwicklung von Computerprogrammen der Klasse 42 gesucht werden. Typische Anwendungsfälle von verkehrsüblichen Folgen des Warenangebots sind ein "service aprèsvente", die Zweitverwertung der eigenen Dienstleistung oder eine Dienstleistung zur Produkteimplementierung (MARBACH, in ZSR, 267 f.). Nach MARBACH ist gemäss dem Indiz "Dienstleistungen zur Produkteimplementierung" die Gleichartigkeit zwischen Softwareprodukten und Programmierdienstleistungen zu bejahen (in ZSR, 268). Zwischen den vorerwähnten Waren und Dienstleistungen besteht eine vom Verkehr erwartete Verkoppelung (aufgrund der engen Berührungspunkte bezüglich des technischen Knowhows), die den Abnehmer das eine Angebot als die marktlogische Folge des anderen wahrnehmen lässt. Von einem Hersteller solcher Programme wird durchaus erwartet, dass er diese nicht nur verkauft, sondern dass er ebenfalls entsprechende, d.h. das Warenangebot betreffende Programmierdienstleistungen anbietet. Somit fällt auch die angefochtene Dienstleistung Entwicklung von Computerprogrammen (Klasse 42) in den Gleichartigkeitsbereich der Widerspruchsmarke.

6. Aufgrund dieser festgestellten Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Dienstleistungen und den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren resp. Dienstleistungen sind unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen der Produkte- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit und der Zeichenähnlichkeit nachfolgend hohe Anforderungen an die Zeichenunterscheidbarkeit zu stellen (vgl. dazu BGE 122 III 387 - Kamillosan / Kamillan, Kamillon; RKGE in sic! 1999, 281 - Genesis / Genesis; RKGE in sic! 2000, 704 - Nasobol / Nascobal).

7. Die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG setzt kumulativ Produktegleichartigkeit wie Zeichenähnlichkeit voraus. Folglich ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu überprüfen.

VI.

1. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist anzunehmen, wenn die jüngere die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren und/oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 III 384 - Kamillosan / Kamillan, Kamillon; MARBACH, a.a.O., 111 f.). Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt aber nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (BGE 119 II 476 - Radion / Radomat; BGE 122 III 384 - Kamillosan / Kamillan, Kamillon; RKGE in sic! 1999, 418 f. - Koenig [fig.] / Sonnenkönig [fig.]).

2. Der Massstab, der an die Zeichen-Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrem kennzeichnungsmässigen Gehalt (vgl. BGE 122 III 385 - Kamillosan / Kamillan, Kamillon; MARBACH, a.a.O., 113; DAVID, a.a.O., N. 9 zu Art. 3; RKGE in sic! 1997, 477 - Liquid Gold / Swiss Gold).

3. Die Widerspruchsmarke "FOCUS" entstammt der englischen Sprache und bedeutet "Brennpunkt, scharfe Einstellung, scharf einstellen, im Brennpunkt vereinigen". "FOCUS" findet zudem seine Entsprechung im deutschen Wort "Fokus" mit Bedeutung "Brennpunkt (im optischen Bereich)" (Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Band 9, Mannheim/Wien/Zürich 1973, 129). Aufgrund der Ähnlichkeit in Schreibweise, Klang und Schriftbild empfindet der deutschschweizerische Abnehmer "FOCUS" selbst in der konkreten Schreibweise mit "c" statt mit "k" nicht mehr als eigentliches Fremdwort, sondern setzt es automatisch dem deutschen Wort "Fokus" gleich.

4. Unter der Berücksichtigung der Bedeutung "Brennpunkt" ist nun die Kennzeichnungskraft des Markenbestandteils "FOCUS" im Zusammenhang mit der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren supports d'enregistrement magnétiques (Klasse 9), matériel d'instruction ou d'enseignement [à l'exception des meubles] (Klasse 16) und der Dienstleistung édition de supports d'enregistrements numériques et analogiques contentant par exemple des informations culturelles, scientifiques et industrielles ou techniques (Klasse 41) zu beurteilen. In Verbindung mit diesen Waren und Dienstleistungen kann bei der Widerspruchsmarke "FOCUS" kein offensichtlicher Sinngehalt festgestellt werden, denn es bleibt offen, auf welches Schwerpunktthema die Computerprogramme, die Lehrmittel und die Publikationsdienstleistungen die Marke "FOCUS" hinweisen sollten. Deshalb eignet der Widerspruchsmarke i.V.m. diesen Waren resp. Dienstleistungen normale Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzumfang.

5. Gemäss Lehre und Rechtsprechung bestimmt sich die Verwechselbarkeit zweier Zeichen aufgrund des Gesamteindruckes, den sie im Erinnerungsbild des Abnehmers hinterlassen (MARBACH, a.a.O., 116; DAVID, a.a.O., N. 15 zu Art. 3). Da die widerstreitenden Zeichen dem Abnehmer kaum direkt gegenüberstehen, sind mögliche und normale Verschiebungen des Erinnerungsbildes in die Beurteilung mit einzubeziehen (Alois TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, 3. Aufl., Basel 1983, 232 f.). Somit ist der Vergleich zweier Marken aus der Sicht des durchschnittlich aufmerksamen Verbrauchers anzustellen, der die Marken normalerweise nacheinander und nicht gleichzeitig wahrnimmt und der dazu tendiert, die Unterschiede zwischen den Marken nicht eingehend zu untersuchen.

6. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt; gegebenenfalls kann jedoch auch ihr Sinngehalt von entscheidender Bedeutung sein. In der Regel besteht ein Abwehranspruch, sobald sich die Verwechselbarkeit auch nur auf einer Ebene ergibt (MARBACH, a.a.O., 118). Je nach Ausgestaltung einer Marke ziehen ihre verschiedenen Bestandteile die Aufmerksamkeit der Markenadressaten in unterschiedlichem Ausmass an und beeinflussen deshalb den in der Erinnerung verbleibenden Gesamteindruck unterschiedlich stark. So finden u.a. der Wortstamm sowie die Endung, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, in der Regel grössere Beachtung als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 388 - Kamillosan / Kamillan, Kamillon).

7. Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die jüngere Marke begründet grundsätzlich eine Verwechslungsgefahr (RKGE in sic! 1998, 194 ff - Secret Pleasures / Private Pleasures; RKGE in sic! 2000, 512 - Mac / Mac Discount). Bereits die Übernahme eines einzigen charakteristischen Bestandteils der Widerspruchsmarke kann zu einer Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen führen (DAVID, a.a.O., N. 19 zu Art. 3). Das Hinzufügen oder Weglassen von Bestandteilen bei der angefochtenen Marke beseitigt die Zeichenähnlichkeit in der Regel nicht, wenn das hinzugefügte oder weggelassene Element nicht geeignet ist, den Zeicheneindruck wesentlich zu bestimmen, wenn also die Zeichen nach wie vor in den Hauptbestandteilen übereinstimmen (DAVID, a.a.O., N. 11 zu Art. 3; RKGE in sic! 2001, 136 - Kraft / NaturKraftWerke, mit weiteren Verweisen; RKGE vom 4. November 2003 [MA-WI 16/02] - RED [fig.] / Redd, red lights). Sticht in einer Marke ein Element speziell hervor, kommt diesem bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit erhöhte Bedeutung zu (BGer, RSPI, 1992, vol. 2, 233 - THERMA / ThermaCELL; RKGE in sic! 2002,103 - CELCOM / CELPHONE [fig.]).

8. Der Widerspruchsgegner übernimmt die Widerspruchsmarke "FOCUS" in seine Marke "macrofocus" und setzt dieser das Adjektiv "macro" (vom griech. makros "lang gross") voran. Durch die Zufügunq eines weiteren Wortelementes unterscheidet sich die angefochtene Marke sowohl in Phonetik wie Schriftbild von der Widerspruchsmarke. Diese Unterschiede bleiben auch im Gedächtnis haften, womit unmittelbare Zeichenverwechslungen wenig wahrscheinlich sind.

9. Jedoch ist markenrechtlich die Verwechslungsgefahr nicht nur zu bejahen, wenn direkte Verwechslungen beider Marken zu befürchten sind ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), sondem auch, wenn das Publikum die Marken zwar auseinander zu halten vermag, auf Grund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (RKGE in sic! 2002, 521 f. - VISA / Jet-Set Visa; vgl. auch MARBACH, a.a.O., 112).

10. Vorgehend wurde festgestellt, dass die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke "FOCUS" übernimmt, was grundsätzlich bereits eine Verwechslungsgefahr begründet (vgl. RKGE in sic! 1998, 194 ff.). Das zusätzlich verwendete Element "macro" vermag trotz seines unbestimmten Charakters in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens nicht wesentlich zu bestimmen (vgl. e contratio RKGE in sic! 2000, 303 f. - Esprit / Esprit du Dragon; RKGE in sic! 1999, 418 f. - Koenig [fig.] / Sonnenkönig [fig]), da "FOCUS" durch den Zusatz "macro" keine neue und eigenständige Sinnprägung erfährt. Insbesondere wird es lediglich als vorangestelltes Wort aufgefasst, welches den Sinngehalt des gesamten Zeichens nicht zu ändern vermag. Somit wird der Gesamteindruck der angefochtenen Marke "macrofocus" nicht in erster Linie vom Element "macro" geprägt, sondern durch das Element "focus". Folglich stimmen die Zeichen nach wie vor in den Hauptbestandteilen überein (vgl. auch RKGE in sic! 2001, 136 - Kraft / NaturKraftWerke, mit weiteren Verweisen; DAVID, a.a.O., N. 11 zu Art. 3).

11. Durch die Teilidentität im kennzeichnenden Kern der zu vergleichenden Zeichen und die daraus resultierenden Sinnassoziationen besteht - zumal es sich um hoch gleichartige Vergleichswaren resp. -dienstleistungen handelt - die Gefahr, dass die Abnehmer die angefochtene Marke als Variante der Widerspruchsmarke zu erkennen glauben (beispielsweise als Serienmarke), mithin der gleichen Markeninhaberin zuordnen, oder deswegen zumindest auf untemehmensspezifische Verbindungen schliessen.

Im Ergebnis ist somit von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen den streitverfangenen Marken auszugehen. Ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, kann daher vorliegend offen bleiben.

12. Die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG setzt kumulativ die Waren- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit sowie eine Zeichenähnlichkeit, die zu Zeichenverwechslungen führt, voraus. In Würdigung der vorausgehenden Erwägungen ist der Widerspruch deshalb gutzuheissen.

V.

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Gestützt auf diese Bestimmung steht dem Institut ein weites Ermessen zu (DAVID, a.a.O., N. 2 zu Art. 34; WILLI, a.a.O., N. 7 zu Art. 34). Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV sowie dem Tarif BG. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen ("Unterliegerprinzip").

3. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Der Widerspruchsgegner als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Die Widersprechende reichte mit dem Widerspruch eine Kostennote von CHF 1'500.00 (inkl. der Verfahrenskosten) ein. Eine weitere Kostenschrift bezüglich der Replik reichte sie indessen nicht ein. Im Regelfall spricht das Institut bei einem Verfahren mit doppeltem Schriftenwechsel (wie in casu) eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu. Vorliegend liegen keine Umstände vor, welche eine Abweichung dieser Regel zu begründen vermöchten. Somit wird der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inklusive der Widerspruchsgebühr) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 5976 wird gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 500 312 "macrofocus" widerrufen.

2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

3. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

4. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 25. Februar 2004

Markenabteilung

lic.iur. Laurent Potylo
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.

Rechtsgebiete