Urteile

FOCUS ./. NUTRI-FOCUS

Leitsatz des Gerichts

1. Die spezifischen aus der Berühmtheit einer Marke fließenden Rechte können im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden, da im Widerspruchsverfahren das Spezialitätsprinzip ausnahmslos gilt.

2. Dagegen kommt der Bekanntheit einer Marke im Widerspruchsverfahren für das Widerspruchsverfahren insofern Bedeutung zu, als der Gleichartigkeits- und Schutzbereich einer bekannten Widerspruchsmarke weiter zu fassen ist als bei einer normal kennzeichnenden Marke.

3. Die Bekanntheit von FOCUS in der Deutschschweiz ist dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum bekannt, da das wöchentliche Nachrichtenmagazin an den Kiosken prominent aufliegt und die Infotainment-TV-Sendung FOCUS TV, ausgestrahlt über den deutschen Kanal Pro 7, zahlreiche deutschschweizer Haushalte erreicht.

4. Durch einen erfolgreichen Marktauftritt kann eine originär kennzeichnungsschwache Marke im Laufe ihres Gebrauchs an Kennzeichnungskraft gewinnen und zu einer bekannten bzw. starken Marke werden. Danach ist FOCUS für Druckereierzeugnisse der Klasse 16 und Produktionsdienstleistungen der Klasse 41 als stark kennzeichnend zu werten.

Entscheidungsgründe

I.

1. Die angefochtene CH-Marke Nr. 479 106 "NUTRI-FOCUS" wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 2 vom 4. Januar 2001 veröffentlicht. Die Marke wird für folgende Waren beansprucht:

16 Produits de l'imprimerie (livres, brochures, journaux, publications, revues).

35 Publicité et opérations de communication et de promotion sur des produits alimentaires.

39 Distribution de livres, brochures, journaux, publications, revues, films, enregistrements, disques et cassettes.

41 Formation du personnel, organisation de cours, séminaires, conférences, expositions; éducation nutritionnelle, tous services pédagogiques liés à la nutrition et à l'alimentation, notamment transmission d'informations et de suggestions dans les domaines de l'alimentation, da la nutrition, de la diététique; édition de livres, brochures, journaux, publications, revues, films, enregistrements, disques et cassettes.

42 Hôtellerie, hôpitaux, institution sociales, services de caféteria, bar, restauration, fourniture repas à des collectivités et cantines, services de repas à domicile, organisation de ces services; livraison de repas à domicile.

2. Die Widersprechende hat gegen diese Eintragung am 5. April 2001 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) gestützt auf ihre IR-Marke Nr. 663 349 "FOCUS" fristgemäss Widerspruch erhoben und den Widerruf der angefochtenen Marke beantragt. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

16 Papier, carton et produits en ces matières, tels que panneaux et modèles, journaux, imprimés et périodiques, livres, affiches, autocollants, calendriers, photographies; papeterie, colles (pour articles en papier et papeterie); machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), à savoir appareils de bureau non électriques, appareils d'écriture, stylos à bille, stylos à plume; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), également sous forme de modèles et de tableaux de präsentation; papier-toilette.

35 Distribution de cartes pour des manifestations.

39 Services d'agences de voyages, autres que la réservation de logements; services de location de voitures.

41 Production d'enregistrements de sons ou d'images sur des supports de sons et d'images; organisation de manifestations du genre culturel, scientifique, sportif et également politique, exploitation d'installations de gymnastique et de mise en forme, ainsi que de parcs de loisirs et de clubs de jeux; organisation de clubs de supporters; édition de supports d'enregistrements numériques et analogiques contentant par exemple des informations culturelles, scientifiques et industrielles ou techniques.

42 Services de rédaction; services d'hébergement, hôtellerie, pension.

3. Die Widersprechende begründet ihr Begehren auf Gutheissung des Widerspruchs im Wesentlichen wie folgt:

Die angefochtene Marke übernehme das Widerspruchszeichen unverändert und ergänze es lediglich mit dem allgemein verständlichen gemeinfreien Bestandteil "nutri" von "nutrire" (ernähren). Dieser Zusatz sei somit nicht geeignet, den erforderlichen markenrechtlichen Abstand herbeizuführen, zumal die beiden Zeichen Schutz in den gleichen Warenklassen beanspruchten.

Weiter sei die Widerspruchsmarke notorisch bekannt im Sinne von Art. 6bis PVÜ: In Deutschland und weiteren Ländern werde das Nachrichtenmagazin FOCUS in einer Gesamtauflage von 800'000 Exemplaren vertrieben (davon 5000 bis 10'000 Exemplare in der Schweiz). Das Magazin FOCUS TV werde jeden Sonntagabend über den Sender PRO 7 ausgestrahlt, der in der Schweiz einen Marktanteil von 12% aufweise und von 75% der Zuschauer empfangen werde. Zudem werde mit FOCUS ein Online-Dienst gekennzeichnet, der über 1,6 Millionen Zugriffe im Monat verzeichne.

Schliesslich verfüge sie über weitere internationale Marken mit Schutzausdehnung Schweiz, die aus dem Wort FOCUS bestehen oder dieses als wesentliches Element beinhalten würden.

4. Mit Verfügung vom 10. April 2001 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Stellungnahme eingeladen.

5. Mit Eingabe vom 13. Juli 2001 begründete die Widerspruchsgegnerin ihren Antrag auf Abweisung des Widerspruchs im Wesentlichen wie folgt:

Eine Verwechslungsgefahr zwischen den streitigen Marken sei zu verneinen, da die Widersprechende an ihrer Marke FOCUS kein Monopol erreicht habe. Eine Recherche habe ergeben, dass mehrere Marken bestünden, die sich aus dem Bestandteil FOCUS bildeten und u.a. auch in der Klasse 16 für Druckereierzeugnisse eingetragen seien.

Zudem komme der Widerspruchsmarke keine Notorietät zu. Die ins Recht gelegten Gutachten würden sich nur auf Deutschland beziehen und könnten deshalb als nicht als Grundlage für den Widerspruch in der Schweiz beigezogen werden. Zudem könne die Berühmtheit einer Marke im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden.

Schliesslich stelle FOCUS keine starke Marke für Zeitschriften dar.

6. Mit Schreiben vom 19. Juli 2001 gab die Widersprechende nach Instruktionsschluss ein Gutachten zu "FOCUS - Bekannheit und Verkehrsgeltung der neutralen Bezeichnung bei der Bevölkerung der deutschsprachigen Schweiz, Februar / März 2001" zu den Akten.

7. Das Gutachten wurde der Widerspruchsgegnerin am 20. Juli 2001 zugestellt.

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben.

Die angefochtene Marke wurde am 3. April 2000 hinterlegt. Die Widerspruchsmarke wurde am 23. Mai 1996 international registriert. Die Widersprechende ist somit Inhaberin einer älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert.

2. Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch auf die IR-Marke Nr. 663 349 (Ziff. 4 des eingereichten Widerspruchsformulars). Entsprechend ermächtigt sie das Institut, das Kontokorrent ihrer Vertreterin mit dem Betrag vom Fr. 800.00 - der Betrag, der einer Widerspruchsgebühr entspricht - zu belasten (Ziff. 7 des eingereichten Widerspruchsformulars). In der Widerspruchsbegründung führt die Widersprechende aus, "in dem Mass, in welchem die Warengleichartigkeit unabhängig von der internationalen Klassifikation in Frage gestellt würde, beruft sich die Focus Magazin Verlag GmbH auf die Notorietät ihrer Marke im Sinne von Art. 6bis PVÜ". Hätte sich die Widersprechende für ihren Widerspruch zusätzlich auf ihre notorische Marke stützen wollen, so hätte sie das Institut ermächtigen müssen, dem Kontokorrent eine weitere Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00, mithin gesamthaft Fr. 1'600.00, zu belasten. Denn pro Marke, auf die sich der Widerspruch stützt, wird ein Verfahren eröffnet und pro Verfahren ist je eine Gebühr zu bezahlen.

Mit neuem Markengesetz hat sich die Schweiz von der Gebrauchspriorität gelöst und sich für das international übliche Registrierungsprinzip entschieden. Das Recht auf eine Marke entsteht nur (wenn auch rückbezogen auf den Zeitpunkt der Hinterlegung oder allfälligen Priorität) mit ihrem Eintrag ins Register (konstitutive Wirkung). Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft (SR 0.232.04) verpflichtet jedoch im Sinne einer Ausnahmebestimmung zum Schutz in der Schweiz nicht eingetragener ausländischer Marken, sofern diese in der Schweiz notorisch bekannt sind (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Die Berücksichtigung einer notorischen Marke stellt somit die Ausnahme vom herrschenden Eintragungsprinzip dar. Davon zu unterscheiden ist die Frage der Bekanntheit oder Berühmtheit einer Marke, die das im Markenrecht herrschende Spezialitätsprinzip (der Schutzumfang einer Marke definiert sich aufgrund des Produkteverzeichnisses bzw. - nach Ablauf der Karenzfrist - nach der tatsächlichen Gebrauchslage) berührt. Während die Bekannheit einer Marke nur rechtfertigt, den Produktegleichartigkeitsbereich weiter zu ziehen (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 41 zu Art. 3), mithin nach wie vor das Spezialitätsprinzip gilt, erweitert sich der Schutz der berühmten Marke über den Produktegleichartigkeitsbereich hinaus (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, 217), mithin insoweit das Spezialitätsprinzip ausnahmsweise nicht gilt.

In casu erfolgt der Hinweis der Widersprechenden auf die (behauptete) Notorietät ihrer Marke im Zusammenhang ihrer Begründung zur Warengleichartigkeit ("In dem Mass, in welchem die Warengleichartigkeit unabhängig von der internationalen Klassifikation in Frage gestellt würde, beruft sich die Focus Magazin Verlag GmbH auf die Notorietät ihrer Marke..."). Die (behauptete) "Notorietät" der Widerspruchsmarke wird lediglich eingebracht, um den Gleichartigkeitsbereich weiter fassen zu können, bzw. um den Schutzumfang einer bekannten oder gar berühmten Marke im Sinne von Art. 15 MSchG zu postulieren (siehe dazu nachfolgend Ziff. IV/2 f.), nicht aber im eigentlichen Sinne der notorischen Marke als Ausnahme vom Eintragungsprinzip. Damit war der Prozessgegenstand von Anfang an klar umrissen (IR-Marke Nr. 6663 349 gegen CH-Marke Nr. 479 106). Auf den formgerecht eingereichten Widerspruch ist folglich einzutreten.

Die Behörde nimmt die ihr anerbotenen, zulässigen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen (Art. 33 Abs. 1 i.V.m. Art. 12 und Art. 19 VwVG).

In casu hat die Widersprechende bereits mit der Widerspruchseinreichung u.a. zwei Gutachten ins Recht gelegt, die die Bekannheit bzw. Berühmtheit der Widerspruchsmarke glaubhaft machen sollen. Da aber im Widerspruchsverfahren nur die Verhältnisse in der Schweiz massgebend sind (vgl. DAVID, a.a.O., N. 14 zu Art. 3), sind die vorgenannten sich auf Deutschland beziehenden Gutachten als Beweismittel untauglich, mithin nicht zu beachten.

Gemäss Art. 32 Abs. 2 VwVG kann die Behörde verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, trotz der Verspätung berücksichtigen.

Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs ist die Behörde grundsätzlich gehalten, die angebotenen Beweise abzunehmen. Davon darf aber im Sinne einer vorweggenommenen (antizipierten) Beweiswürdigung abgesehen werden, wenn aufgrund bereits abgenommener Beweise der rechtlich erhebliche Sacherhalt für genügend geklärt erachtet wird und ohne Willkür vorweg die Annahme getroffen werden kann, die rechtliche Überzeugung würde durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert (Alfred KÖLZ / Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Auflage, Zürich 1998, N. 111).

Nach Instruktionsschluss reichte die Widersprechende am 19. Juli 2001 ein Gutachten zu "FOCUS - Bekannheit und Verkehrsgeltung der neutralen Bezeichnung bei der Bevölkerung der deutschsprachigen Schweiz, Februar / März 2001" zu den Akten. Die (allfällige) Bekanntheit der Widerspruchsmarke beeinflusst den Produktegleichartigkeitsbereich bzw. den Schutzumfang der Widerspruchsmarke (vgl. MARBACH, a.a.O., 113; DAVID, a.a.O., N. 13 und N. 41 zu Art. 3). Folglich kann dieses Gutachten die tatsächliche wie rechtliche Würdigung beeinflussen. Das verspätet eingereichte und der Widerspruchsgegnerin am 20. Juli 2001 zugestellte Gutachten erscheint als ausschlaggebend und wird somit berücksichtigt.

1. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).

Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken ist nicht aufgrund des abstrakten Zeichenvergleichs, sondem vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 122 III 385 - Kamillosan). Die Verwechslungsgefahr resultiert dabei aus der Wechselwirkung von Zeichenähnlichkeit und Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit: An die Zeichenverschiedenheit sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren sind und umgekehrt (Entscheid der Rekurskommission (nachfolgend: RKGE) in sic! 1997, 296 - Exosurf / Exomuc; BGE vom 4. April 2001 (4C.392/2000), in sic! 2001, 408 Jaguar / Jaguar; Lucas DAVID, a.a.O., N. 8 zu Art. 3).

2. Soweit die Widersprechende mit ihren Ausführungen zur Notorietät (siehe oben Ziff. II/2) die Berühmtheit der Widerspruchsmarke begründen will, ist ihr entgegenzuhalten, dass die spezifischen aus der Berühmtheit einer Marke fliessenden Rechte im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden können (RKGE in sic! 2001, 324 SFS / TFS). Der Inhaber einer (angeblich) berühmten Marke kann seine Markenrechte ausserhalb des Produkte-Gleichartigkeitsbereichs nicht geltend machen, da das Spezialitätsprinzip im Widerspruchsverfahren ausnahmslos gilt.

Hingegen stellt die (allfällige) Bekanntheit der Widerspruchsmarke Verfahrensthema dar. Der Widersprechenden kommt in Bezug auf die (angebliche) Bekanntheit ihrer Marke eine Mitwirkungslast an der Erstellung des Sachverhalts zu (vgl. RKGE in sic! 2001, 135f. - Kraft / NaturKraftWerke).

Ist die Widerspruchsmarke eine bekannte Marke, ist der Gleichartigkeits- und Schutzbereich weiter zu fassen, als bei einer normal kennzeichnenden Marke. Dabei ist jedoch zu prüfen, für welche Waren und/oder Dienstleistungen diese Bekanntheit besteht. Denn die in Bezug auf Produkte einer besonderen Klasse erlangte Bekanntheit kann nicht auf eine andere Klasse übertragen werden (RKGE in sic! 2000, 302 - Land Rover / Rovers).

Das von der Widersprechenden ins Recht gelegte und unter Art. 32 Abs. 2 VwVG gewürdigte Gutachten bezüglich der Bekanntheit von FOCUS in der Deutschschweiz (siehe Ziff. III) vermag die regionale Bekanntheit der Widerspruchsmarke für ein deutsches Nachrichtenmagazin und eine deutsche TV-Sendung glaubhaft zu belegen. Dieser Sachverhalt ist dem Institut an sich bereits bekannt, da das wöchtentliche Nachrichtenmagazin an den Kiosken prominent aufliegt und die Infotainment-TV-Sendung ausgestrahlt über den deutschen Kanal Pro 7 zahlreiche Deutschschweizer Haushalte erreicht. Eine weitergehende Bekannheit der Widerspruchsmarke vermögen die angerufenen Beweismittel nicht zu belegen.

3. Die Gleichartigkeit "definiert den Exklusivitätsbereich einer Marke in produktspezifischer Hinsicht. Dahinter steht die Erkenntnis, dass die Unterscheidungskraft einer Marke - selbst bei Identität des jüngeren Zeichens - solange nicht gestört wird, als letzteres für völlig andersartige Waren oder Dienstleistungen eingesetzt wird" (MARBACH, a.a.O., 101 f.). Ob Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen gegeben ist, ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände zu beurteilen. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher oder identischer Marken angepriesenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (RKGE in sic! 1997, 568 - Birko Tex / Biotex; DAVID, a.a.O., N. 35 zu Art. 3, mit weiteren Verweisen; MARBACH, a.a.O., 105 f.).

Unbestritten ist, dass Gleichartigkeit auch zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen kann (Eugen MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen? in ZSR 120 I [2001], 267; DAVID, a.a.O., N. 35 zu Art. 3). Im Vordergrund steht die Frage nach der einheitlichen Organisationsverantwortung respektive ob der Konsument Ware und Dienstleistung als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrnimmt oder zwischen der Ware und der Dienstleistung bereits eine marktübliche Verknüpfung besteht. Indizien dafür sind etwa der Service après vente, die Zweitverwertung der Dienstleistung und Dienstleistungen zur Produkteimplementierung (vgl. MARBACH in ZSR 120 I [2001], 267f.).

Während die angefochtene Marke in Klasse 16 für "Produits de l'imprimerie (livres, brochures, journaux, publications, revues)" eingetragen ist, sind für die Widerspruchsmarke in Klasse 16 u.a. die Waren "journaux, imprimés et périodiques, livres" beansprucht, womit Warenidentität besteht.

Die angefochtene Marke wird für die Dienstleistungen "Publicité et opérations de communication et de promotion sur des produits alimentaires" (Kl. 35) beansprucht. Diese Werbe- und Verkaufsförderungsdienstleistungen setzen ein spezielles Know-how voraus, dass der Widersprechenden aufgrund ihrer Produkteliste nicht zugesprochen werden kann: Warenhersteller vergeben solche Dienstleistungen üblicherweise im Auftrag und sollten sie ihre Waren selber bewerben, so stellt dies eine blosse Hilfsdienstleistung (Förderung des Hauptangebotes) dar, die zu den vorgenannten Dienstleistungen keine Gleichartigkeit begründet. Zwar ist für die Widerspruchsmarke in der selben Klasse die Dienstleistung "Distribution des cartes pour manifestations" beansprucht, jedoch hat das dienstleistungsspezifische Know-how für die Verteilung von Karten für Veranstaltungen wenig gemein mit dem für Werbe- und Verkaufsförderungsdienstleistungen. Die Abnehmer dürften letzeres Know-how kaum einem Veranstaltungs-Karten-Distributor zurechnen. Ebensowenig kann aus den übrigen für die Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen eine Gleichartigkeit abgeleitet werden. Die Märkte sind insoweit getrennt, die Vergleichsdienstleistungen beruhen auf einem unterschiedlichen Know-how und sind keine Substitutionsprodukte. Genau sowenig lässt sich aus der Bekanntheit der Widerspruchsmarke für gewisse Produkte (siehe oben Ziff. 2) die Gleichartigkeit begründen. Somit sind die für die angefochtene Marke hinterlegten Dienstleistungen der Klasse 35 nicht gleichartig.

Die für die angefochtene Marke gemäss Klassenzweck beanspruchten Transport- und Logistikdienstleistung in Klasse 39 ("Distribution de livres, brochures, journaux, publications, revues, films, enregistrements, disques et cassettes") findet in der Dienstleistung Tistribution de cartes pour des manifestations" (Kl. 35), trotz der Übereinstimmung im Wort "Distribution" keine Entsprechung, da der Klassenzweck von Klasse 35 Transportdienstleistungen explizit ausschliesst (siehe Klassifikation von Nizza, 7. Auflage, Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen, zu Klasse 35, 27). Mithin unterscheidet sich das dienstleistungsspezifische Know-how.

Die angefochtenen Marke wird für Dienstleistung "organisation de cours, séminaires, conférences, expositions" (Kl. 41) beansprucht, womit zur Dienstleistung "organisation de manifestations du genre culturel, scientifique, sportif et également politique" selbstredend Gleichartigkeit besteht. Ebenso besteht aufgrund der vorausgeführten Bekanntheit der Widerspruchsmarke für ein Nachrichtenmagazin und eine Infotainment-TV-Sendung und der beanspruchten Dienstleistung "édition de supports d'enregistrements numeriques et analogiques contenant par exemple des informations culturelles, scientifiques et industrielles ou techniques" (Kl. 41) eine Gleichartigkeit zu "édition de livres, brochures, journaux, publications, revues, films, enregisterments, disques et cassettes". Hingegen besteht keine Gleichartigkeit zu "Formation du personnel; éducation nutritionnelle, tous services pédagogiques liés à la nutrition et à l'alimentation, notamment transmission d'informations et de suggestions dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition, de la diététique", denn die Produktions-, Organisations- und Verlagsdienstleistungen der Widersprechenden und die vorgenannten Ausbildungsdienstleistungen basieren auf gänzlich unterschiedlichem Know-how und es besteht auch keine Marktüblichkeit dergestalt, dass der Abnehmer veranlasst wäre, diese Vergleichsdienstleistungen dem gleichen Leistungserbringer zuzurechnen.

In Klasse 42 sind für die Widerspruchsmarke die Dienstleistungen "Services de rédaction; services d'hébergement, hôtellerie, pension" beansprucht. Soweit für die angefochtenen Marke die Dienstleistung "Hôtellerie" beansprucht wird, besteht Dienstleistungsidentität und soweit die Dienstleistungen "Services de caféteria, bar, restauration" beansprucht werden, besteht Dienstleistungsgleichartigkeit, denn es ist marktüblich, dass Beherbungs- und Restaurationsdienstleistungen vom gleichen Dienstleister am gleichen Ort erbracht werden. Im Übrigen erweisen sich die Vergleichsdienstleistungen als andersartig: Die Hauptdienstleistungen eines Spitals und einer sozialen Institution unterscheiden sich massgeblich von denen eines Beherbergungsunternehmens und schliesslich ist es bisher nicht marküblich, dass Hotels oder Pensionen Catering für Kantinen und einen Essens-Hauslieferdienst anbieten.

Zusammenfassend sind folgende für die angefochtene Marke beanspruchte Waren und Dienstleistungen gleichartig zu denjenigen der Widerspruchsmarke:

16 Produits de l'imprimerie (livres, brochures, journaux, publications, revues);

41 Organisation de cours, séminaires, conférences, expositions; édition de livres, brochures, journaux, publications, revues, films, enregistrements, disques et cassettes.

42 Hôtellerie, services de caféteria, bar restauration.

Die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG setzt kumulativ Produktegleichartigkeit wie Zeichenähnlichkeit voraus. Folglich ist der Widerspruch, soweit zwischen den Vergleichswaren keine Gleichartigkeit festgestellt wurde, abzuweisen. Soweit hingegen die Gleichartigkeit der Vergleichswaren festgestellt wurde, ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu überprüfen.

4. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist anzunehmen, wenn die jüngere die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren und/oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 III 384 - Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 111 f.). Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt aber nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (BGE 119 II 476 - Radion/Radomat; BGE 122 III 384 - Kamillosan).

Der Massstab, der an die Zeichen-Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrem kennzeichnungsmässigen Gehalt (vgl. BGE 122111385 - Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 113; DAVID, a.a.O., N. 9 zu Art. 3; RKGE in sic! 1997, 477 - Liquid Gold/Swiss Gold).

Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für normale oder starke Marken. Bei schwachen Marken genügen daher schon kleine Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile in der Nähe von beschreibenden Zeichen liegen oder wegen des häufigen Gebrauches für ähnliche Produkte verwässert sind. Hingegen gelten Marken, die wegen ihres besonders phantasievollen Gehalts auffallen oder sich durchgesetzt haben, als stark. Ihnen eignet ein weiter Schutzumfang (BGE 122 III 385 Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 113; DAVID, a.a.O., N. 13 zu Art. 3).

Die Widerspruchsmarke FOCUS wird zumindest vom deutschschweizerischen Abnehmer ohne weiteres dem deutschen Wort Fokus gleichgesetzt, denn "Focus" wird selbst in der konkreten Schreibweise mit "c" statt mit "k" nicht mehr als Fremdwort empfunden und gehört in seiner Bedeutung "Brennpunkt" zu den allgemein verständlichen Begriffen. In dieser Bedeutung ist die Widerspruchsmarke kennzeichnungsschwach, soweit im Zusammenhang mit den Waren eine sachlogische Assoziation zu "aktuelle Information, aktuelles Thema Schwerpunktthema" entsteht, da die Verwendung des Begriffes "Fokus" in diesem Kontext journalistisch allgemein üblich ist. Durch einen erfolgreichen Marktauftritt kann aber eine originär kennzeichungsschwache Marke im Laufe ihres Gebrauchs an Kennzeichnungskraft gewinnen und zu einer bekannten bzw. starken Marke werden (vgl. BGE 122 III 387 Kamillosan u. RKGE in sic! 1997, 477 - Liquid Gold/Swiss Gold). Unter Verweis auf die Ausführungen zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke - die gerade diejenigen Produkte beschlägt, für die die Widerspruchsmarke originär kennzeichungsschwach war - ist diese nun für Druckereierzeugnisse der Klasse 16 und Produktionsdienstleistungen der Klasse 41 als stark kennzeichnend im Übrigen als normal kennzeichnend zu werten.

Gemäss Lehre und Rechtsprechung bestimmt sich die Verwechselbarkeit zweier Zeichen aufgrund des Gesamteindruckes, den sie im Erinnerungsbild des Abnehmers hinterlassen (MARBACH, a.a.O., 116; DAVID, a.a.O., N. 15 zu Art. 3). Da die widerstreitenden Zeichen dem Abnehmer kaum direkt gegenüberstehen, sind mögliche und normale Verschiebungen des Erinnerungsbildes in die Beurteilung mit einzubeziehen (Alois TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, 3. Aufl., Basel 1983, 232f.).

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt; gegebenenfalls kann jedoch auch ihr Sinngehalt von entscheidender Bedeutung sein. In der Regel besteht ein Abwehranspruch, sobald sich die Verwechselbarkeit auch nur auf einer Ebene ergibt (MARBACH, a.a.O., 118).

Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die jüngere Marke begründet grundsätzlich eine Verwechslungsgefahr (vgl. RKGE in sic! 2000, 510 - DK / dk Daniel Kramer Cosmetics, mit weiteren Hinweisen; RKGE in sic! 2000, 512 - Mac / Mac Discount). Bereits die Übernahme eines einzigen charakteristischen Bestandteils der Widerspruchsmarke kann zu einer Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen führen (DAVID, a.a.O., N. 19 zu Art. 3). Schliesslich beseitigt das Hinzufügen oder Weglassen von Bestandteilen bei der angefochtenen Marke die Zeichenähnlichkeit in der Regel nicht, wenn das hinzugefügte oder weggelassene Element nicht geeignet ist, den Zeicheneindruck wesentlich zu bestimmen, wenn also die Zeichen nach wie vor in den Hauptbestandteilen übereinstimmen (RKGE in sic! 2001, 136 - Kraft / NaturKraftWerke, mit weiteren Verweisen; DAVID, a.a.O., N. 11 zu Art. 3).

In casu übernimmt die angefochtene Marke "NUTRI-FOCUS" die Widerspruchsmarke an zweiter Stelle und setzt ihr die Mutilation "NUTRI" als Markenbestandteil voran, der als direkter Hinweis auf die Begriffe "nutrition, nutritif, nourriture" verstanden wird (vgl. RKGE in sic! 2001, 321 - Nutricia / Nutri; RKGE in sic! 2001, 812 - Nutricia / Nutriciel). Ohne Zwang kann festgehalten werden, dass das Thema "Ernährung" dem Publikum allgegenwärtig und Gegenstand zahlreicher Verlagsprodukte sowie zahlreicher Kurse und Seminare ist. Aufgrund der vorausgeführten Produkte-Gleichartigkeitsprüfung interessiert die Kennzeichnungskraft des Markenelementes "Nutri" nur noch in Bezug auf die Waren der Klasse 16 und gewisse Dienstleistungen der Klassen 41 und 42. Diesbezüglich erweist sich das Markenelement "Nutri" einerseits als Hinweis auf den Inhalt der Produkte und Dienstleistungen der Klasse 16 und Klasse 41 - mithin insoweit als gemeinfrei - und anderseits in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42 als lediglich kennzeichnungsschwach, da als verständlicher assoziativer Hinweis auf die Rastaurationsdienstleistung zu werten. In keinem Fall vermag das hinzugefügte Element, den Eindruck des angefochtenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, denn in Bezug auf die Waren der Klasse 16 und Dienstleistungen der Klasse 41 ist das Markenelement "FOCUS" originär kennzeichnungsschwach und in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42 normal kennzeichnend.. Folglich stimmen die Vergleichszeichen in ihrem einzigen bzw. Haupt-Bestandteil überein, womit im Ergebnis eine Zeichenähnlichkeit anzunehmen ist, die zu Zeichenverwechslungen führen kann.

5. Die Widersprechende hat sich im Sinne einer Verstärkung des Schutzumfanges einer Widerspruchsmarke auf das Bestehen von Serienmarken berufen. Dazu genügt aber der blosse Hinweis auf die Eintragung solcher Marken nicht. Es ist vielmehr darzutun, dass sie dem Publikum durch effektiven Gebrauch bekannt geworden sind (RKGE in sic! 1998, 197 Jorres, Las Torres / Baron de la Torre). Den tatsächlichen Gebrauch einer solchen in casu relevanten Markenserie hat die Widersprechende aber nicht glaubhaft gemacht, mithin die Behauptung der bestehenden Serienzeichen unbeachtlich zu bleiben hat.

6. Die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG setzt kumulativ Warengleichartigkeit wie Zeichenähnlichkeit voraus. In Würdigung der vorausgehenden Erwägungen ist der Widerspruch teilweise, soweit Produktegleichartigkeit besteht, gutzuheissen. Im Übrigen ist der Widerspruch infolge fehlender Warengleichartigkeit abzuweisen.

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO - und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Gestützt auf diese Bestimmung steht dem Institut ein weites Ermessen zu (DAVID, a.a.O., N. 2 zu Art. 34). Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV sowie dem Tarif BG. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (Unterliegerprinzip). Schliesslich gilt es zu beachten, "dass das Widerspruchsverfahren als kostengünstiges Verfahren gedacht ist und dass ausdrücklich nur eine kurze Begründung des Widerspruchs verlangt wird" (RKGE in sic! 1998, 305 - Nina de Nina Ricci / Nina; vgl. auch MARBACH, a.a.O., 157).

Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Es rechtfertigt sich deshalb, die Widerspruchsgebühr den Parteien je hälftig aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen. Folglich hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden Fr. 400.00 (1/2 der Widerspruchsgebühr) zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird

1. Der Widerspruch Nr. 4899 wird für folgende Waren gutgeheissen:

16 Produits de l'imprimerie (livres, brochures, journaux, publications, revues);

41 Organisation de cours, séminaires, conférences, expositions; édition de livres, brochures, journaux, publications, revues, films, enregistrements, disques et cassettes.

42 Hôtellerie, services de caféteha, bar restauration.

Im Übrigen wird der Widerspruch abgewiesen.

2. Die CH-Marke Nr. 479 106 "NUTRI-FOCUS" wird für die folgenden Waren widerrufen:

16 Produits de l'imprimerie (livres, brochures, journaux, publications, revues);

41 Organisation de cours, séminaires, conférences, expositions; édition de livres, brochures, journaux, publications, revues, films, enregistrements, disques et cassettes.

43 Hôtellerie, services de caféteria, bar restauration.

3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- verbleibt dem Institut.

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden Fr.400.- an die Verfahrenskosten zu bezahlen.

5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

6. Die Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 24. Oktober 2002
Markenabteilung

Silvian Meier, Fürsprecher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung einzureichen. Es ist eine Kopie der angefochtenen Verfügung beizulegen.

Rechtsgebiete