Urteile

Rechtserhaltende Benutzung einer Wortmarke auch bei Abweichungen

Entscheidungsgründe

Am 26. Mai 1997 meldete die Klägerin, die Atlas Transport GmbH, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

Bei der angemeldeten Marke handelte es sich um das Wortzeichen ATLAS TRANSPORT.

Die Marke wurde für folgende Dienstleistungen in Klasse 39 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet: „Transportwesen (Gütertransport)“.

Die Marke wurde am 8. Dezember 1998 unter der Nr. 545681 eingetragen.

Am 8. August 2006 stellte der Streithelfer, Alfred Hartmann, nach Art. 50 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009) den Antrag, diese Marke für verfallen zu erklären.

Mit Entscheidung vom 26. September 2007 wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Erklärung des Verfalls mit der Begründung zurück, dass die Klägerin im Zeitraum vom 8. August 2001 bis zum 7. August 2006 (im Folgenden: maßgeblicher Zeitraum) die streitige Marke ernsthaft benutzt habe.

Am 23. November 2007 legte der Streithelfer beim HABM Beschwerde ein und beantragte, diese Entscheidung aufzuheben und die streitige Marke für verfallen zu erklären.

Mit Entscheidung vom 9. September 2008 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Vierte Beschwerdekammer des HABM dieser Beschwerde statt. Die Beschwerdekammer war im Wesentlichen der Ansicht, dass mit den von der Klägerin vorgelegten Beweisen nicht der Nachweis erbracht sei, dass die streitige Marke im maßgeblichen Zeitraum ernsthaft benutzt worden sei.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

Die Klägerin beantragt,

– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

– dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

Das HABM, unterstützt vom Streithelfer, beantragt,

– die Klage abzuweisen;

– der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Die Klägerin stützt ihre Klage auf neun Klagegründe. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf Verstöße gegen Regel 40 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) in geänderter Fassung, Art. 74 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 76 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009), Art. 15 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 15 der Verordnung Nr. 207/2009), Regel 40 Abs. 5 der Verordnung Nr. 2868/95 in Verbindung mit Regel 22 der Verordnung Nr. 2868/95 und Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009) sowie auf einen Ermessensmissbrauch des HABM.

Zunächst ist der Klagegrund zu prüfen, mit dem ein Verstoß gegen Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009) geltend gemacht wird.

Vorbringen der Parteien

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Beschwerdekammer dadurch Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 verletzt habe, dass sie nicht geprüft habe, ob die Formen, in denen die Marke ATLAS TRANSPORT benutzt worden sei, die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussten.

Die Briefköpfe der Klägerin und die Kopfzeilen der meisten Rechnungen, die die Klägerin zu den Akten gereicht hat, sehen wie folgt aus:

Die Klägerin trägt erstens vor, die Hinzufügung des Zeichens „The Duesseldorfer“ in Begleitung der Buchstabenfolge „a“ „t“ und „c“ in der Kopfzeile beeinflusse nicht die Unterscheidungskraft der streitigen Marke.

Der Schriftzug „The Duesseldorfer“ sei das Werk eines Architekten, von dem sie 1985 die Verwertungsrechte erhalten habe. Die Marke ATLAS TRANSPORT erscheine nicht auf dem Originalwerk. Die Marke ATLAS TRANSPORT, das Zeichen „The Duesseldorfer“ und das Kürzel ATC bildeten daher keine Einheit. Wegen der unterschiedlichen farblichen Gestaltung dürfte der Verkehr diese Elemente getrennt wahrnehmen. Wenn der Verkehr den Elementen „The Duesseldorfer“ und „ATC“ Unterscheidungskraft zumessen sollte, sähe er hierin jedenfalls nur zusätzliche Marken, die neben der Marke ATLAS TRANSPORT stünden und von ihr unabhängig seien. Indem die Beschwerdekammer diese Elemente als ein einheitliches Kennzeichen betrachtet habe, habe sie daher die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise nicht zutreffend beurteilt.

Außerdem sei das Zeichen „The Duesseldorfer“ rein beschreibend und demnach ohne jede Unterscheidungskraft. Es könne daher die Unterscheidungskraft der Marke ATLAS TRANSPORT nicht beeinflussen. Da das Kürzel ATC eine Abkürzung der englischen Fassung der Firma der Klägerin („Atlas Transport Company“) sei, müsste es zudem die Unterscheidungskraft der streitigen Marke verstärken.

Zweitens habe die Beschwerdekammer Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 dadurch verletzt, dass sie nicht geprüft habe, ob die Verwendung der Elemente „Gesellschaft m.b.H.“ oder „GmbH“ auf bestimmten Rechnungen, Briefpapierbögen oder anderen zu den Akten gereichten Dokumenten die Unterscheidungskraft der streitigen Marke beeinflusse. Außerdem sei die Beschwerdekammer entgegen der Rechtsprechung stillschweigend davon ausgegangen, dass der Gesellschaftszusatz die Unterscheidungskraft beeinflusse.

Im vorliegenden Fall begründe die Verwendung der Firma auf den Rechnungen im Bereich der Dienstleistungen eine Verbindung, die mit dem Aufdruck einer Firma auf einer Ware vergleichbar sei, und stelle somit eine rechtserhaltende Benutzung der Marke dar. Der Verkehr werde eine unter einer bestimmten Firma erstellte Rechnung daher stets als Hinweis auf die von dem betreffenden Unternehmen erbrachten Dienstleistungen verstehen. Das gelte umso mehr, wenn, wie hier, das Unternehmen nur eine einzige Kennzeichnung verwende.

Drittens beeinflusse die Verwendung des Bestandteils „A.T.L.A.S.“ in Teilen des Schriftverkehrs und in einer Werbebroschüre, die zu den Akten gereicht worden seien, entgegen der stillschweigenden Annahme der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung nicht die Unterscheidungskraft der streitigen Marke. Die Beschwerdekammer habe damit einen Standpunkt eingenommen, der der Rechtsprechung des Gerichts zuwiderlaufe, wonach der Umstand, dass ein Aufdruck fehle oder die Interpunktion geändert worden sei, die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusse.

Das HABM vertritt, unterstützt vom Streithelfer, die Auffassung, dass die Beschwerdekammer die einzelnen Nachweise sehr wohl einer genauen Prüfung unterzogen habe, soweit diese den relevanten Zeitraum betroffen hätten.

Zur Hinzufügung des Elements „The Duesseldorfer“ und des Kürzels ATC führt das HABM aus, auf den zu den Akten gereichten Rechnungen erscheine die eingetragene Marke als Bestandteil des Briefkopfs. Die eingetragene Marke stehe unter dem insbesondere durch den Zusatz des Symbols „©“ visuell hervorgehobenen Wort „Duesseldorfer“. Außerdem sei das Kürzel ATC in den Buchstaben „o“ des Bestandteils „The Duesseldorfer“ hineingeschrieben. Das Kürzel ATC erscheine in den gleichen Farbtönen wie die Elemente „Atlas Transport Gesellschaft m.b.H.“ und „Atlas Transport“. Müsste das Kürzel ATC von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Abkürzung für „Atlas Transport Company“ verstanden werden, änderte dies somit nichts daran, dass die Elemente „The Duesseldorfer“ und „Atlas Transport“ durch dieses Kürzel visuell und konzeptuell miteinander verflochten würden. Die maßgeblichen Verkehrskreise nähmen den Briefkopf daher als Einheit wahr.

Dominantes Element dieser Einheit sei das Wort „Duesseldorfer“. Zudem könne ein unaufmerksamer Beobachter das Symbol „©“ für das Symbol „®“ halten, was zur Folge hätte, dass die Bedeutung dieses Wortes visuell noch verstärkt würde. Dass es sich bei diesem Element, wie die Klägerin behaupte, um ein Kunstwerk handele, wirke sich im Bereich des Markenrechts nicht auf die Beurteilung aus, insbesondere nicht auf die Beurteilung der einzelnen Bestandteile einer zusammengesetzten Marke.

Auch soweit die Klägerin vortrage, dass dem Bestandteil „The Duesseldorfer“ die Unterscheidungskraft fehle, sei ihr Vorbringen zurückzuweisen. Ein nicht unterscheidungskräftiger Bestandteil eines Zeichens könne nämlich dessen Gesamteindruck auf die angesprochenen Verkehrskreise beeinflussen und sogar, je nach grafischer Gestaltung, bestimmen.

Was die Bestandteile „GmbH“ oder „Gesellschaft m.b.H“ angehe, seien sie zwar nicht unterscheidungskräftig, doch bewirkten sie in Verbindung mit den anderen Bestandteilen des Briefkopfs, dass der Bestandteil „Atlas“ von dem Bestandteil „Transport“ abrücke. Es sei nämlich möglich, „Transportgesellschaft“ in einem Zug zu lesen, was den Eindruck vermittle, dass es sich bei der Klägerin um ein Transportunternehmen handele. Die Klägerin habe dieses Problem erkannt, da sie ab dem Jahr 2000 auf die Angabe ihrer Gesellschaftsform auf ihren Rechnungen verzichtet habe. Sie habe überdies keine Adresse und Telefonnummer mehr angegeben.

Außerdem führt das HABM aus, wenn die Elemente „GmbH“ oder „Gesellschaft m.b.H.“ die einzigen wären, die zu der eingetragenen Marke hinzuträten, wäre die Annahme einer ernsthaften Benutzung dieser Marke durch die Klägerin denkbar. Aus diesem Grund habe die Beschwerdekammer in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung zwei Rechnungen vom August 2003 als Nachweise für die Benutzung der eingetragenen Marke anerkannt.

Was den Bestandteil „A.T.L.A.S.“ betreffe, könne nicht verlangt werden, dass die Benutzung nur eines Bestandteils der eingetragenen Marke in zudem abgeänderter Form als rechtserhaltende Benutzung anerkannt werde. Außerdem veränderten die Punkte zwischen den Buchstaben dieses Bestandteils dessen Schriftbild und Länge, so dass der Verkehr dazu neige, die Buchstaben getrennt auszusprechen.

Würdigung durch das Gericht

Nach Art. 50 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 wird die „Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim [HABM] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen“.

Gemäß Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 umfasst der Nachweis der ernsthaften Benutzung einer Marke auch den Nachweis ihrer Benutzung in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft dieser Marke beeinflusst wird.

Der Zweck dieser Bestimmung, die es vermeidet, eine strikte Übereinstimmung zwischen der verwendeten Form der Marke und derjenigen, in der die Marke eingetragen worden ist, vorzuschreiben, besteht darin, es dem Inhaber der letztgenannten Marke zu erlauben, im Rahmen seines Geschäftsbetriebs Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, die es, ohne die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinflussen, erlauben, sie den Anforderungen der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besser anzupassen. Seinem Zweck entsprechend ist der sachliche Geltungsbereich dieser Bestimmung als auf die Situationen beschränkt zu betrachten, in denen das Zeichen, das vom Inhaber einer Marke konkret zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die diese eingetragen worden ist, verwendet wird, die Form darstellt, in der diese Marke gewerblich genutzt wird. Für solche Situationen sieht die erwähnte Bestimmung vor, dass die Pflicht zur Benutzung der Marke dann, wenn das im Handelsverkehr verwendete Zeichen von der Form, in der es eingetragen worden ist, nur in geringfügigen Bestandteilen abweicht und die beiden Zeichen somit als insgesamt gleichwertig betrachtet werden können, dadurch erfüllt werden kann, dass der Nachweis der Benutzung des Zeichens erbracht wird, das deren im Handelsverkehr benutzte Form darstellt (Urteil des Gerichts vom 23. Februar 2006, Il Ponte Finanziaria/HABM – Marine Enterprise Projects [BAINBRIDGE], T‑194/03, Slg. 2006, II‑445, Randnr. 50).

Die Feststellung einer Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form erfordert daher eine Prüfung der Unterscheidungskraft und der Dominanz der hinzugefügten Bestandteile, bei der auf die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der Marke abzustellen ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 24. November 2005, GfK/HABM – BUS [Online Bus], T‑135/04, Slg. 2005, II‑4865, Randnrn. 36 und 40).

In Anbetracht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob, wie die Beschwerdekammer geschlossen hat, die von der Klägerin zu den Akten gereichten Rechnungen zusätzliche Elemente gegenüber dem eingetragenen Zeichen enthalten, die die Unterscheidungskraft der streitigen Marke beeinflussen und zur Folge haben, dass ihre Benutzung nicht Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 entspricht.

Vorab ist festzustellen, dass es sich bei den fraglichen Dienstleistungen um solche des Gütertransports handelt und dass, wie die Klägerin insoweit vom HABM unbestritten ausgeführt hat, das maßgebliche Publikum aus Fachkreisen besteht.

Erstens ist den Akten des HABM zu entnehmen, dass von den 39 Rechnungskopien, die die Klägerin vorgelegt hat, nur 19 Rechnungen aus dem maßgeblichen Zeitraum stammen, wenn man die Doppelstücke ausnimmt. Außerdem enthalten 15 dieser 19 Rechnungen einen Briefkopf mit dem Element „The Duesseldorfer“, dessen Buchstabe „o“ das Kürzel ATC einschließt. Der Schriftzug „Atlas Transport“ befindet sich unter dem Element „The Duesseldorfer“, und keine der 15 Rechnungen enthält die Angabe „Gesellschaft m.b.H.“. Was die vier Rechnungen ohne den Schriftzug „The Duesseldorfer“ angeht, enthalten zwei von ihnen gar keinen Briefkopf und die beiden anderen nur die Angabe „Atlas Transport‑Gesellschaft“

Auf den Rechnungen mit dem Schriftzug „The Duesseldorfer“ hat das Element „ATC“ dieselbe Farbe wie das Element „Atlas Transport“, was eine Verbindung zwischen den beiden Zeilen des Briefkopfs herstellen könnte. Trotz dieser Verbindung folgt aus den jeweiligen Positionen der einzelnen Elemente sowie ihren Unterschieden in Bezug auf Farbe, Größe und Schrifttyp, dass sie nicht als Einheit wahrgenommen werden, sondern als lose Gruppierung unabhängiger Elemente. Die Elemente „The Duesseldorfer“ und „Atlas Transport“ schließen nämlich nicht aneinander an, sondern das eine befindet sich unter dem anderen. Typografie und Größe der verwendeten Schriftzeichen sind sehr unterschiedlich. Zudem ist das Element „Atlas Transport“ in lebhafter Farbe geschrieben, die sich von der sehr blassen Farbe des Elements „The Duesseldorfer“ abhebt.

Ferner kann der Umstand, dass die eingetragene Marke manchmal mit und manchmal ohne zusätzliche Elemente benutzt wird, eines der Kriterien darstellen, aus dem geschlossen werden kann, dass die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 8. Dezember 2005, Castellblanch/HABM – Champagne Roederer [CRISTAL CASTELLBLANCH], T‑29/04, Slg. 2005, II‑5309, Randnr. 35, und vom 27. September 2007, La Mer Technology/HABM – Laboratoires Goëmar [LA MER], T‑418/03, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 75). Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, wird im vorliegenden Fall das Element „Atlas Transport“ auf zwei der 19 Rechnungen, die im maßgeblichen Zeitraum erstellt wurden, ohne das Element „The Duesseldorfer“ verwendet. Die beiden Elemente sind also nicht immer miteinander verbunden.

Zweitens ist festzustellen, dass die der eingetragenen Marke hinzugefügten Elemente eine untergeordnete Stellung im Gesamteindruck einnehmen, den die streitige Marke, so wie sie in den Briefköpfen benutzt wurde, hervorruft, und dass die meisten dieser Elemente eine schwache Unterscheidungskraft haben.

Schon die blasse Farbe des Elements „The Duesseldorfer“ auf den Rechnungen trägt zu seiner untergeordneten Stellung bei, und zwar ungeachtet dessen, dass die verwendeten Schriftzeichen sehr groß sind. Die Verwendung des Symbols „©“ ändert daran nichts, da es, weil es sehr klein ist und am rechten Rand des Briefkopfs steht, kaum zu sehen ist. Das Element „Atlas Transport“ hingegen wird durch die Verwendung eines Schrifttyps leicht lesbarer Schriftzeichen und einer Farbe, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht, eindeutig hervorgehoben.

Darüber hinaus ist den Akten zu entnehmen, dass sich der Sitz der Klägerin in Düsseldorf (Deutschland) befindet. Das Element „The Duesseldorfer“ ist daher für die fraglichen Dienstleistungen wenig unterscheidungskräftig, da es von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf die geografische Herkunft der Dienstleistungen verstanden werden wird.

Was zudem das Kürzel ATC angeht, ist festzustellen, dass es in der Gestaltung des Briefkopfs eine zweitrangige Stellung einnimmt. Es handelt sich nämlich um ein Element, das kürzer ist als die anderen Elemente des Briefkopfs und darin eine Nebenrolle spielt. Zudem hat die Hinzufügung dieser Abkürzung des Ausdrucks „Atlas Transport Company“ denselben Bedeutungsgehalt wie die Marke ATLAS TRANSPORT und ist daher nicht geeignet, die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form zu beeinflussen. Denn das Element „Atlas Transport“ behält seine Funktion als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Dienstleistungen auch dann, wenn die Abkürzung „ATC“ hinzugefügt wird.

Schließlich hat das Element „Gesellschaft“, wie das HABM in seinen Schriftsätzen eingeräumt hat, als solches keine Unterscheidungskraft. Außerdem unterscheidet sich dieses Element deutlich vom Element „Transport“. Es kann daher die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke nicht beeinflussen. Darüber hinaus fehlt dieses Element in 17 der 19 Rechnungen, die im maßgeblichen Zeitraum erstellt wurden.

Aus alledem ergibt sich, dass die zusätzlichen Elemente der Briefköpfe der von der Klägerin vorgelegten Rechnungen nicht als ein untrennbar mit dem Element „Atlas Transport“ verbundenes Ganzes angesehen werden können, dass sie eine untergeordnete Stellung im Gesamteindruck einnehmen, den die streitige Marke so, wie sie in den Briefköpfen benutzt wurde, hervorruft, und dass die meisten von ihnen eine schwache Unterscheidungskraft haben. Folglich ist entgegen den Ausführungen der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke bei ihrer Benutzung auf den zu den Akten gereichten Rechnungen nicht im Sinne von Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 beeinflusst worden.

Die Beeinflussung der Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke kann daher nicht als Grundlage für die Annahme dienen, dass die von der Klägerin vorgelegten Rechnungen keinen Nachweis für die Benutzung dieser Marke darstellen. Da dieser Umstand geeignet ist, die von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung vorgenommene Prüfung der Benutzung der streitigen Marke in Frage zu stellen, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben, ohne dass die anderen von der Klägerin geltend gemachten Klagegründe geprüft zu werden brauchen.

Kosten

Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Nach Art. 87 § 4 Unterabs. 3 der Verfahrensordnung kann das Gericht entscheiden, dass ein Streithelfer seine eigenen Kosten trägt. Im vorliegenden Fall trägt der Streithelfer, der dem Rechtsstreit zur Unterstützung der Anträge des HABM beigetreten ist, seine eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Achte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 9. September 2008 (Sache R 1858/2007-4) wird aufgehoben.

2. Das HABM trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der Atlas Transport GmbH.

3. Herr Alfred Hartmann trägt seine eigene Kosten.

Martins Ribeiro
Papasavvas
Dittrich

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 10. Juni 2010.

Unterschriften

* Verfahrenssprache: Deutsch.

Rechtsgebiete