Urteile

Der Focus Magazin Verlag gewinnt mit seiner Marke FOCUS gegen die Wort-/Bildmarke FocusIT

Tenor

Die unter der Registernummer 305 47 195 eingetragene Marke ist im Markenregister zu löschen, weil zwischen ihr und der prioritätsälteren Marke 395 46 204 sowie der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 453 720 jeweils Verwechslungsgefahr besteht.

Entscheidungsgründe

Gründe:

Zwischen der als Kennzeichnung für die Dienstleistungen

35 Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Unternehmensberatung

38 Telekommunikation, Webcast, nämlich Bereitstellen von Vortrags- und Diskussionsforen im Internet

41 Erziehung; Ausbildung, auch über Internet, sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere die Veranstaltung von so genannten Events

am 15.11.2005 unter der Registernummer 305 47 195 in den Farben rot, anthrazit und grau eingetragenen Marke

und

1) der als Kennzeichen für die Waren und Dienstleistungen

Video-Kassetten, vorgenannte Ware ausgenommen auf dem Gebiet der Photogrammetrie; Druckereierzeugnisse; Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, nämlich Druckschriften, Zeitschriften und Bücher; Vermittlung und Vermietung von Sendezeiten gegen Entgelt für Andere, gewerbsmäßige Beratungsdienste (ausgenommen Unternehmensberatung) über die Ausgestaltung von Sendezeiten; Dienstleistungen einer Werbeagentur einschließlich Vermittlung und Durchführung sowie Produktion von Telekommunikations-, Hörfunk- und Fernsehwerbesendungen auch im Online-Service; Marktforschung und -analyse; Werbemittlung; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Öffentlichkeitsarbeit und zugehörige Dienstleistungen; Vermittlung und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger

am 18.3.1997 unter der Registernummer 395 46 204 eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke

FOCUS

2) der als Kennzeichen für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41 und 42, darunter auch für

35
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen: Vermittlung von Karten für Veranstaltungen.

38
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen: Telekommunikation und Dienstleistungen einer Informationsbank, Bereitstellung von Informationen für Dritte, Ausstrahlung von Informationen über drahtlose oder Kabelnetze, Organisation und Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehsendungen; Online-Dienste und -Ausstrahlung.

41
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen: Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger; Bereitstellung von Turnhallen, Fitnesszentren, Freizeitzentren und Kasinos; Fanklubdienste; Durchführung von Veranstaltungen.

am 26.8.2008 unter der Gemeinschaftsmarkenregisternummer 453720 eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke

FOCUS

besteht jeweils für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen (§§ 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 125b MarkenG).

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass wegen der Identität oder Ähnlichkeit einer jüngeren Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen bzw. Schutz genießenden Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu erfolgen hat, impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Marken und der Identität bzw. der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringer(er) Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen durch die Identität der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 1998,387 – Sabel/Puma; MarkenR 1999,22 - Canon; MarkenR 1999,236 - Lloyd/Loints; GRUR Int. 2004, 843 "Matratzen-Concord"; BGH GRUR 2004, 240 "MIDAS / medAS"; WRP 2004, 1043 "NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX" je m.w.N.).

Nachdem Benutzungsfragen nicht gestellt sind, ist beim Dienstleistungsvergleich von den Verzeichnissen in ihrer jeweiligen eingetragenen Form auszugehen (Ströbele / Hacker MarkenG 9. Aufl. § 9 Rdn. 60-61). Danach ist aber zwischen den angegriffenen Dienstleistungen mit ihren Schwerpunkten der Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Unternehmensberatung sowie der TK und des Eventsektors sowie der Erziehung und Ausbildung und den widersprechenden Dienstleistungen eine jedenfalls (noch) beachtliche Ähnlichkeit zu bejahen.

Auch den dadurch gebotenen nicht zu strengen Abstand halten die Vergleichsmarken jedoch nicht hinreichend ein.

In ihrer jeweiligen Gesamtheit - von der bei einem markenrechtlichen Vergleich in erster Linie auszugehen ist (ständige Rspr. vgl. u.a. EuGH "Matratzen-Concord" a.a.O.; BGH GRUR 2005, 326 "il Padrone /IL Portone"; GRUR 2005, 419 "Räucherkate" je mit weiteren Nachw.) - sind die Vergleichsmarken, nämlich die angegriffene mehrgliedrige Wort- / Bildmarke und die widersprechenden Einwortmarken durch die typografische Gestaltung und aufgrund der Abweichung im Wortbestandteil "IT" der jüngeren Marke, welcher in der widersprechenden Marke fehlt, bei ansonsten völliger Übereinstimmung ersichtlich in jeder unmittelbaren Vergleichsrichtung verwechslungsfrei voneinander abgehoben. In einem entscheidungserheblichen Umfange ist jedoch jedenfalls damit zu rechnen, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Mit diesem weiteren in § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz des MarkenG enthaltenen Tatbestand werden die Fälle erfasst, in denen der Verkehr zwar nicht die Marken selbst verwechselt, aber aufgrund gemeinsamer Merkmale der Marken insbesondere den irrigen Schluss zieht, die so gekennzeichneten Dienstleistungen hätten denselben betrieblichen Ursprung (vgl. aus der neueren Rechtsprechung u.a. EuG GRUR Int. 2004, 854 "DIESELIT/DIESEL"; GRUR Int. 2005, 922 "Westlife = West"; BPatG 27 W (pat) 88/09 vom 10.8.2009 "Kulturkraftwerk = Kraftwerk"; 32 W(pat) 230/00 "Maxiplus = MAXI"; 25 W (pat) 211/01 "FOCUSVITAL = FOCUS" - siehe http://www.bpatg.de).

Voraussetzung für die Annahme der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens ist nach der Rechtsprechung, dass die Verkehrskreise einen in den beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen (abweichenden) Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Dienstleistungen aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen (Ströbele / Hacker MarkenG 9. Aufl. § 9 Rdn 369ff.). Zusätzlich zum Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in den Vergleichsmarken ist erforderlich, dass diesem Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt. Dies kann insbesondere - wie hier bei dem übereinstimmenden Bestandteil "FOCUS- / FOCUS" - der Fall sein, wenn es sich bei dem fraglichen Element um einen besonders charakteristisch hervorstechenden und wenn - ebenfalls wie hier - darüber hinaus noch die Art des abweichenden Markenbestandteiles "IT" diesen Schluss aufdrängen (Ströbele / Hacker a.a.O. § 9 Rdn 389, 390). "IT" wird nämlich von den Verkehrskreisen ohne weiteres als das gebräuchliche Kürzel für "Informationstechnik, Informationstechnologie" und somit als sachbezogener Hinweis verstanden.

Bei aller gebotenen Zurückhaltung ist nach alledem eine derartige Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens zu bejahen, wobei der Verschiedenheit bzw. des Abstandes der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen bei dieser Art von Verwechslungsgefahr eine geringere Bedeutung zukommt, als bei der unmittelbaren (vgl. Ströbele / Hacker a.a.O. § 9 Rdn. 393 vgl. ferner BPatG GRUR 2008, 74 "Focus Home Collection = FOCUS; 29 W(pat) 215/03 vom 24.1.2007 "FOCUS Fakten = Focus"; 32 W (pat) 406/99 vom 9.5.2001 "FOCUS FUTURE = focus"; 25 W (pat) 56/04 vom 17.10.2006 "FOCUS MARKETING = FOCUS"; 29 W(pat) 277/02 vom 12.4.2007 "FOCUS MONEY = Focus"; 29 W (pat) 98/06 vom 4.4.2007 "FOCUS Print = Focus"; 25 W(pat) 86/02 vom 18.12.2003 "FOCUS TV = FOCUS"; 29 W(pat) 149/06 vom 20.4.2007 "Focus-Global = Focus"; 33 W (pat) 7/04 vom 1.2.2005 "FOCUS-MONEY Call = FOCUS"; 33 W (pat) 5/04 vom 1.2.2005 "FOCUS-MONEY Mobil = FOCUS" http://www.bpatg.de).

Dem Widerspruch war daher stattzugeben und dementsprechend die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Auf die nachstehende Rechtsbehelfsbelehrung wird hingewiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss findet gemäß § 64 des Markengesetzes die Erinnerung statt. Die Erinnerung steht den am Verfahren vor dem Patent- und Markenamt Beteiligten zu. Sie hat aufschiebende Wirkung. Innerhalb der Erinnerungsfrist ist eine Gebühr für das Erinnerungsverfahren (Gebührennummer 333000 PatKostG, EUR 150,00) auf das Konto der Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichten. Wird sie nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Erinnerung als nicht eingelegt.

An Stelle der Erinnerung kann gemäß § 66 des Markengesetzes auch Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt werden. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Patent- und Markenamt Beteiligten zu. Sie hat aufschiebende Wirkung. Innerhalb der Beschwerdefrist ist eine Beschwerdegebühr (Gebührennummer 401 300 PatKostG, EUR 200,00) auf das Konto der Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichten. Wird sie nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt.

Für den Fall, dass in einem mehrseitigen Verfahren von einem Verfahrensbeteiligten Erinnerung und von einem anderen Verfahrensbeteiligten Beschwerde eingelegt wird, enthält § 64 Abs. 6 Markengesetz eine Sonderregelung.

Die Erinnerung und die Beschwerde sind innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt einzulegen. Die Anschriften lauten:

Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München
Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, 07738 Jena
Deutsches Patent- und Markenamt, Technisches Informationszentrum Berlin, 10958 Berlin

Bei der Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der Zustellung auf der übergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde oder auf der übergebenen Sendung vermerkt.

Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe gilt dieses am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei der Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Rückschein angibt.

Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, die Beschwerde in elektronischer Form einzulegen. Die näheren (technischen) Voraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Elektronische Beschwerde (W 7736)" oder der Homepage des DPMA unter:

http://dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmadirekt/index.html

Der Erinnerung/der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Markenstelle für Klasse 38

Weiser
Regierungsoberamtsrat

(Ny)

Rechtsgebiete