Urteile

Erneute ablehnenden Entscheidung des DPMA zur Wortmarke LUST AUF GENUSS

Tenor

Die Markenanmeldung wird teilweise zurückgewiesen, und zwar für die Waren und Dienstleistungen: "Computersoftware; mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger sowie Ton- und Bildaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten, CD-ROMs, DVDs, Chipkarten, Magnetkarten, Video-Kassetten, Compact-Disks und Video-Disks; auf Datenträgern aufgezeichnete Informationssammlungen und Datenbanken; elektronische Publikationen (herunterladbar); Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Broschüren; Messezeitschriften; Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Telekommunikation; Übermittlung von Informationen an Dritte, Verbreitung von Informationen über drahtlose oder leitungsgebundene Netze; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Online-Dienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet, jeweils soweit in Klasse 38 enthalten; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellen von Internet-Chatrooms, Bereitstellen von Plattformen im Internet; Bereitstellen von Portalen im Internet; Bereitstellen von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Unterhaltung durch IP-TV; Durchführung von Spielen im Internet".

Entscheidungsgründe

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

Lust auf Genuss

als Kennzeichnung für die Waren und Dienstleistungen

"Computer und Datenverarbeitungsgeräte; Computersoftware; mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger sowie Ton- und Bildaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten, CD-ROMs, DVDs, Chipkarten, Magnetkarten, Video-Kassetten, Compact-Disks und Video-Disks; auf Datenträgern aufgezeichnete Informationssammlungen und Datenbanken; elektronische Publikationen (herunterladbar); Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Broschüren; Messezeitschriften; Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetztwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Geschäftsführung für andere; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Dienstleistung einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen (Bannerexchange); Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte; Vermittlung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Telekommunikation; Übermittlung von Informationen an Dritte, Verbreitung von Informationen über drahtlose oder leitungsgebundene Netze; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Online-Dienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; E-Mail-Datendienste (=elektronischer Postversand); Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet, jeweils soweit in Klasse 38 enthalten; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellen von Internet-Chatrooms, Bereitstellen von Plattformen im Internet; Bereitstellen von Portalen im Internet; Bereitstellen von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; E-Mail-Dienste; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Unterhaltung durch IP-TV; Durchführung von Spielen im Internet".

Mit Beschluss der Markenstelle vom 13.12.2006 wurde die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit Ausnahme der Waren "Computer und Datenverarbeitungsgeräte; Buchbindeartikel" zurückgewiesen.

Auf die Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 27. Mai 2009 (29 W (pat) 15/07) das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Wegen der fehlerhaften Darstellung der Markenwiedergabe in der Begründung des Beschlusses bestehe für den Senat die Befürchtung, die Markenstelle habe die markenrechtliche Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 1 und 2 MarkenG nicht hinsichtlich der tatsächlich angemeldeten Marke durchgeführt.

Weiterhin habe die Anmelderin im Beschwerdeverfahren eine Auflistung von Anmeldungen mit den Bestandteilen "Lust auf" eingereicht, die ihrer Meinung nach vergleichbar seien und die das DPMA in der neuerlichen Prüfung zu berücksichtigen habe. Eine nationale Behörde müsse bei der Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden sei oder nicht - auch wenn insoweit keine Bindung an Vorentscheidungen bestehe.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amtsakte Bezug genommen.

II.

Nach Ansicht der Markenstelle steht einer Eintragung der Bezeichnung "Lust auf Genuss" als Marke für die im Tenor benannten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Diese Eignung ist der Anmeldemarke teilweise abzusprechen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs fehlt einer Wortmarke jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt aufweist, mit dem die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen bzw. deren Merkmale beschrieben werden können oder wenn die angemeldete Marke mit Blick auf das den absoluten Schutzhindernissen zugrunde liegende Allgemeininteresse der freien Verfügbarkeit aus sonstigen Gründen nicht entzogen werden soll, etwa weil es sich um ein gebräuchliches Wort handelt, das vom Verkehr stets nur in seinem Wortsinn bzw. als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st.Rspr. vgl. BGH, Beschl. v. 12. August 2004 - I ZB 19/01 - Stabtaschenlampe "MAGLITE" m.w.N. sowie GRUR 2003, 1050 - Cityservice und GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE; EuGH GRUR Int 2003, 641 (Rdn 52) - Libertel; GRUR Int 2004, 504ff (Rdn 86) - KPN/Postkantoor).

Hierbei muss das Interesse angemessen berücksichtigt werden, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. zu letzterem z.B. EuGH GRUR 1999, 723 (725 f. Rdz. 25-27) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 674 (677 Rdz. 68) - Postkantoor; EuGH GRUR 2003, 604 (607 Rdz. 51, 608 Rdz. 60) - Libertel; EuGH GRUR Int 2004, 631 (634 Rdz. 44-48) - Dreidimensionale Tablettenform I; Hacker, GRUR 2001, 630 ff.). Im Unterschied zu anderen gewerblichen Schutzrechten bezieht das Ausschließlichkeitsrecht an der eingetragenen Marke seine Rechtfertigung nicht aus einer schützenswerten vorherigen Leistung. Sein Zweck liegt vor allem darin, im Wettbewerb auf eine bestimmte unternehmerische Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen hinzuweisen und damit deren betriebliche Zuordnung zu ermöglichen. Nur soweit eine solche Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion bejaht werden kann, ist es gerechtfertigt, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass eine Angabe oder ein Zeichen zu Gunsten eines Einzelnen monopolisiert wird. Die Eintragung eines Zeichens, das diese Herkunftsfunktion nicht erfüllen kann, würde dem Allgemeininteresse widersprechen (vgl. EuGH GRUR Int 2004, 631 (634 Rdz. 48) - Dreidimensionale Tablettenform I; Ströbele, GRUR 2005, 93 ff. (96)). Der Prüfungsvorgang selbst darf dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss gründlich und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 (607 f. Rdz. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2004, 674 (680 Rdz. 123) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 1027 (1030 Rdz. 45) - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der Anmeldemarke "Lust auf Genuss" im genannten Umfang jegliche Unterscheidungskraft, weil sie bezüglich der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen einen beschreibenden und anpreisenden Begriffsinhalt aufweist, der dazu führt, dass die Bezeichnung insoweit nicht als Marke verstanden wird. Wie in den Beanstandungsbescheiden vom 18.08.2006 und 20.09.2006 ausgeführt, erschöpft sich die einfache Wortfolge der deutschen Sprache "Lust auf Genuss" im Zusammenhang mit Datenträgern, Druckereierzeugnissen sowie begleitenden Dienstleistungen und Veranstaltungen in dem schlagwortartigen Hinweis, dass sich derartige Angebote thematisch mit der "Lust auf Genuss", das heißt dem Verlangen auf die Empfindung des Genießens beschäftigen.

Während die Kombination aus dem Substantiv "Lust" mit der typischen Präposition "auf" das innere Bedürfnis, etwas Bestimmtes tun bzw. haben zu wollen zum Ausdruck bringt, bezeichnet das nachfolgende Substantiv "Genuss" die Freude, die Annehmlichkeit, die jemand beim Genießen von etwas empfindet (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, S. 672, 1097; auch BPatG 29W(pat)029/07 vom 22.10.2008 - Landlust in den Gründen zum Ausdruck "LandLust - Lust auf Genuss").

Nach Ansicht der Markenstelle weist der Ausdruck "Lust auf Genuss" einen klaren Produktbezug auf. So haben die Ermittlungen der Markenstelle, von denen die Anmelderin bereits mit Bescheid vom 18.08.2006 Kenntnis erhielt, ergeben, dass "Lust auf Genuss" als allgemein bekannte Wendung umfangreich in den Bereichen Küche, Gastronomie, Koch- und Rezeptbücher, kulinarische Genüsse, Beherbergung, Messen und Veranstaltungen benutzt wird (vgl. Anlagen A 1 - 6 sowie alle bereits übersandten Anlagen).

Danach bestehen hinreichende Anhaltspunkte, dass das Anmeldezeichen die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 16, "Computersoftware; mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger sowie Ton- und Bildaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten, CD-ROMs, DVDs, Chipkarten, Magnetkarten, Video-Kassetten, Compact-Disks und Video-Disks; auf Datenträgern aufgezeichnete Informationssammlungen und Datenbanken; elektronische Publikationen (herunterladbar); Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Broschüren; Messezeitschriften; Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse", unmittelbar hinsichtlich ihres nahe liegenden Inhalts beschreibt. Diese Produkte können sich als Software, Datenträger oder Druckwerk, etwa in Form einer Rezeptsammlung, ohne weiteres mit dem Genießen und der Empfindung darauf bzw. der Lust auf Genuss beschäftigen. Denn das Eintragungshindernis kann sich nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware/Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren/Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148, 149 - Winnetou; EuG GRUR Int 2001 , 864, 866 - CINE COMEDY; EuG GRUR Int 2001, 556 - CINE ACTION).

Der produktbezogene Begriffsinhalt von "Lust auf Genuss" betrifft nicht nur den Datenträger oder das Druckerzeugnis als solches, sondern gleichermaßen auch die Dienstleistungen, mittels derer die Werke entstehen, präsentiert und verbreitet werden. Denn der Verbraucher wird einen titelartigen Aussageinhalt wegen der Nähe der Dienstleistungen zum Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen und Veröffentlichungen auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beziehen (vgl. auch BGH GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043, 1045 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BPatG PAVIS 29W(pat)147/03 - Portrait von Marlene Dietrich; BPatG PAVIS 29W(Pat)44/03 - Guter Rat!). Mithin beschreibt die Anmeldemarke gleichermaßen die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 "Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar)" unmittelbar hinsichtlich ihres nahe liegenden Gegenstandes sowie der inhaltlich-thematischen Ausrichtung.

Nicht schutzfähig sind ferner die Dienstleistungen der Klasse 38 "Telekommunikation; Übermittlung von Informationen an Dritte, Verbreitung von Informationen über drahtlose oder leitungsgebundene Netze; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Online-Dienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet, jeweils soweit in Klasse 38 enthalten; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellen von Internet-Chatrooms, Bereitstellen von Plattformen im Internet; Bereitstellen von Portalen im Internet; Bereitstellen von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren". Der durchschnittlich informierte und interessierte Verbraucher unterscheidet nicht zwischen der rein technischen Übertragungsleistung und der Übermittlung von Inhalten. Gerade die Übermittlung von Informationen im bzw. über das Internet ist stark geprägt durch E-Commerce, E-Shopping, Internetplattformen oder -portale, Chatforen oder Datenbanksuchdienste, die inhaltliche Sachverhalte transportieren.

Auch die Dienstleistungen "Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Unterhaltung durch IP-TV; Durchführung von Spielen im Internet" sowie "Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken" können sich thematisch mit der Lust auf Genuss befassen, etwa in Form von Wein-Seminaren, Live-Kochshows oder als Gourmetmesse (vgl. Anlagen A 7). Entsprechendes gilt schließlich auch für die "Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken". Diese Dienstleistungen sind eng verbunden mit Angeboten, die im Sinne eines Internetportals Informationen zur Verfügung stellen (vgl. BPatG aaO. - Guter Rat!).

Danach spricht vieles dafür, dass der angesprochene Verkehr den Ausdruck "Lust auf Genuss" in den genannten spezifischen Marktbereichen vorrangig als sachbezogenen Hinweis verstehen wird, unter welchem er Angebote erwartet, die den Genuss bzw. das Genießen und das Verlangen danach ansprechen, aber keinen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft sieht.

Soweit die Anmelderin die Sachkunde der Mitglieder des DPMA im Hinblick auf die zugrunde gelegte Verkehrsauffassung anzweifelt, ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Prüfer allgemein, wie auch die ursprünglich erkennende Prüferin und der nunmehr zuständige Prüfer zu den angesprochenen Verkehrskreisen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen gehören, so dass die Feststellungen zu den praktisch bedeutsamen Einsatzmöglichkeiten des streitgegenständlichen Zeichens auch aus deren häufiger Wahrnehmung bei Einkäufen der betreffenden Waren, aus der Warenkunde und aus der Inanspruchnahme allgemeiner Dienstleistungen wie Unterhaltung, Bildung, Veranstaltungswesen, Telekommunikation, die vorliegend beansprucht werden, getroffen werden können. Auszugehen ist vom allgemeinen Verbraucherleitbild des EuGH, nach der sich die Bewertung der Verkehrsauffassung der Abnehmer der einschlägigen Waren/Dienstleistungen nach der Sicht des "normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers" richtet. Es entspricht allgemeiner Ansicht in Rechtsprechung und Literatur, dass ein Tatrichter oder - wie im vorliegenden Fall - ein Prüfer in jeder Hinsicht von seiner eigenen Sachkunde und Lebenserfahrung ausgehen kann (vgl. Ströbele/Hacker Markengesetz, 9. Auflage 2009, § 8 Rdn. 73, 83 m.w.Nachw.; BPatG 29W(pat)147/03 vom 13.05.2009 - Marlene Dietrich II). Es kommt daher nicht auf die Zuordnung der von der Anmelderin benannten Typologie von Mediennutzern an.

Auch wenn es sich bei "Lust auf Genuss" um einen allgemeinen Begriff handelt, der offen lässt, was "genossen" werden soll, wie die Anmelderin geltend macht, muss berücksichtigt werden, dass ein gewisser Bedeutungsspielraum, der von einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit zu unterscheiden ist, erforderlich und gewollt sein kann, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen und/oder eine positive Erwartungshaltung des Kunden zu fördern, ohne diese im Einzelnen zu benennen (vgl. BGH - Cityservice aaO.). Denn es sind nicht nur Bezeichnungen vom Markenschutz ausgeschlossen, welche die Waren oder Dienstleistungen mit größter sprachlicher Exaktheit beschreiben (BPatG PAVIS 30W(pat)162/05 - Gelenk-Aktiv), sondern auch solche, die eine gewisse Unschärfe in sich tragen oder einen allgemeinen Sinngehalt aufweisen. Vorliegend spricht die mit den Verwendungsbeispielen aufgezeigte branchenübliche Verwendung gegen die Annahme eines betrieblichen Herkunftshinweises.

Hieran vermag auch der Hinweis der Anmelderin auf Voreintragungen anderer Marken mit dem Bestandteil "Lust auf" nichts zu ändern. Solche Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, sie können aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Einerseits sind nämlich Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Marke nach dem Markengesetz Rechts- und keine Ermessensentscheidungen. Ihre Rechtmäßigkeit ist daher allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) zu beurteilen.

Andererseits stellen registrierte Marken einen Umstand dar, der für die Eintragung lediglich berücksichtigt werden kann, ohne entscheidend zu sein (st. Rspr. EuGH v. 12.2.2009, C-39/08 und C-43/08 - Schwaben post, Volks.Handy, sowie GRUR 2006, 233 - Standbeutel, Rdn. 48, 49; GRUR 2008, 339 - Develey-Kunststoff-Flasche, Rdn. 56 - 58; BPatG 33W(pat)094/07 vom 05.05.2009 Neue Wege mit Energie).

Der Europäische Gerichtshof hat in den Entscheidungen C-39/08 und C-43/08 eindeutig klargestellt, dass Voreintragungen keinen Anspruch auf Eintragung geben:

"Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die über eine Markenanmeldung zu entscheiden hat, ist nicht verpflichtet, die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch die Entscheidung 92/10/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 geänderten Fassung aufgeführten Eintragungshindernisse unberücksichtigt zu lassen und dem Antrag auf Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Eintragung als Marke begehrt wird, auf identische oder vergleichbare Art und Weise wie ein Zeichen gebildet wird, dessen Eintragung als Marke sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht"

In Ziffer 13. weist der EuGH ausdrücklich darauf hin:

"Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass die zuständige Behörde eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung allein auf der Grundlage der Gemeinschaftsregelung und nicht anhand ihrer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen hat."

Schließlich löst der EuGH in Ziffer 18. das Spannungsverhältnis zwischen dem - auch von der Anmelderin angeführten - Gleichbehandlungsgrundsatz und dem Gebot rechtmäßigen Handeins dahingehend:

"Daraus folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen (vgl. Urteile vom 9. Oktober 1984, Witte/Parlament, 188/83, Slg. 1984, 3465, Randnr. 15, und vom 4. Juli 1985, Williams/Rechnungshof, 134/84, Slg. 1985, 2225, Randnr. 14). Somit kann sich ein Unternehmen vor der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats jedenfalls nicht zu seinen Gunsten auf eine Entscheidungspraxis dieser Behörde berufen, die den Anforderungen aus der Richtlinie 89/104 zuwiderliefe oder dazu führte, dass die Behörde eine rechtswidrige Entscheidung trifft."

Losgelöst von dieser entschiedenen Frage muss das Bestreben des Deutschen Patent- und Markenamts - wie jeder Behörde - allerdings darauf gerichtet sein, die Einzelfallgerechtigkeit mit der ständigen Verwaltungspraxis in Einklang zu bringen (vgl. BPatG 24 W (pat) 121/05 - Papaya). Bei der Entscheidung über die Eintragung einer angemeldeten Marke handelt es sich um eine gebundene Entscheidung, die von den Gerichten grundsätzlich voll überprüfbar ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, 231 - BioID; BPatG 25W(pat)009/05 - CASHFLOW). Bei gesetzesgebundenen Entscheidungen kann nur der Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit in Betracht kommen. Die Prüfung hinsichtlich der Fragen der Markenfähigkeit und bestehender Schutzhindernisse hat anhand der harmonisierten Normen des Markenrechts ohne Ermessens- oder Beurteilungsspielraum zu erfolgen.

Vorentscheidungen sind auf der Tatbestandsseite der markenrechtlichen Normen zur Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Insbesondere können sie bei der Ermittlung der branchenspezifischen Kennzeichnungsgepflogenheiten dienlich sein.

Bei dieser Entscheidungsfindung konnte die Markenstelle weder im Jahre 2006 noch heute eine uneinheitliche Amtspraxis feststellen, die nach Ansicht des 29. Senats zwar keinen Anspruch auf Eintragung, jedoch eine Verletzung der Begründungspflicht der Markenstelle darstellen könnte (vgl. BPatG 29 W (pat) 13/06, Beschl. v. 1.4.2009 - SCHWABENPOST). Vergleichbare Sachverhalte wurden nicht ungleich behandelt. Hierbei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass Vorentscheidungen bei der hier zu prüfenden Markenanmeldung nachweislich berücksichtigt worden sind. Wie für das Gericht im Beschwerdeverfahren ersichtlich war, belief sich der Recherchebericht aus dem Jahre 2006 in der Amtsakte auf immerhin 14 DIN A4 Seiten.

Insbesondere kann die Anmelderin nicht mit ihrer Behauptung durchdringen, wonach eine Reihe von Voreintragungen existierten, die nahe legten, dass der Maßstab im konkreten Fall zu streng gewählt worden sei. Zwar hat die Anmelderin im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht nachträglich eine ca. 250 Seiten starke Eingabe mit Trefferlisten von über 80 Vorentscheidungen mit den Bestandteilen "Lust auf" eingereicht. Nach den zur Beurteilung der Vergleichbarkeit heranzuziehenden Kriterien wie Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, Anmelde- und Eintragungszeitpunkt sowie Bildelemente etc. erweist sich eine Vielzahl der aufgezählten Vorentscheidungen jedoch als nicht vergleichbar, z.B. "Lust auf Süden" für Waren der Klassen 29 und 30, die hier überhaupt nicht zur Disposition stehen. Bei sachgerechter Anwendung der vom DPMA bereitgestellten Informations- und Recherchemittel, insbesondere DPMAregister, ergeben sich nach Eingabe der hier in Rede stehenden und von der Zurückweisung maßgeblich betroffenen Waren- und Dienstleistungsbereiche der Klassen 16, 38 und 41 nur 51 Treffer von Zeichen mit den Bestandteilen "Lust auf" (vgl. Anlage A 8). Dabei handelt es sich bei der laufenden Nr. 1 - 6 um Anmeldungen, die mangels Prüfung über keinerlei Aussagekraft verfügen. Die Zeichen mit den lfd. Nr. 35 - 51 wurden zurückgewiesen, zurückgenommen oder gelöscht.

Bei den Voreintragungen lfd. Nr. 7 – 17

sowie lfd. Nr. 19 - 23, 25 - 27, 30 - 33

handelt es sich um Wort-Bildzeichen, die schon allein aufgrund ihrer charakteristischen Merkmale in der grafischen Gestaltung schutzfähig und daher nicht mit dem reinen Wortelement "Lust auf Genuss" vergleichbar sind.

Die Wortmarken lfd. Nr. 18 "workness - Die neue Lust auf Arbeit" und lfd. Nr. 29 "mvg Lust auf Leben" enthalten mit "workness" und "mvg" jeweils schutzfähige Bestandteile. Sie erscheinen daher ebenfalls nicht mit "Lust auf Genuss" vergleichbar.

Danach verbleibt die ältere Eintragung lfd. Nr. 24 "Lust auf Kaffee", die jedoch mit

Klasse 16:
Waren aus Papier und Pappe (Karton), insbesondere Verpackungspapier, Verpackungstüten und Einwickelpapier, Untersetzer aus Papier, Servietten aus Papier; Schreibwaren einschließlich Schreib- und Zeichengeräte; Büroartikel (ausgenommen Möbel), Aufkleber (auch selbstklebende); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel, Taschen, Folien; Plakate aus Papier und Pappe; Transparente
Klasse 25:
Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Halstücher, Schals, Overalls; Schürzen; Pullover; Hemden, Jacken; Kopfbedeckungen, insbesondere Hüte, Kappen, Kapuzen, Mützen, Mützenschirme
Klasse 34:
Feuerzeuge für Raucher; Aschenbecher; Streichhölzer; Streichholzschachteln
Klasse 35:
Werbung; Planung und Durchführung von Außenwerbung; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen für Werbezwecke; Merchandising (Verkaufsförderung); Online-Werbung in einem Computernetzwerk

für Waren und Dienstleistungen Schutz genießt, die hier gleichsam nicht von der Zurückweisung betroffen sind. Eine abweichende Entscheidungspraxis ist nicht erkennbar.

Auch hinsichtlich der Eintragung lfd. Nr. 28 "Lust auf Schönheit" bestehen nur partielle Überschneidungen in Klasse 41 ("Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten"). Insbesondere kann auch nicht ohne weiteres festgestellt werden, ob der Ausdruck "Schönheit", der die Wirkung von einem Aussehen erfasst, das anziehend auf jemanden wirkt, unmittelbar vergleichbar ist mit dem Substantiv "Genuss". Denn die Wirkung des Aussehens ist häufig subjektiv und nur mittelbar mit einen Verlangen oder inneren Bedürfnis verbunden.

Es ist im hiesigen Verfahren weder notwendig, zulässig oder geboten, eine abschließende Aussage darüber zu treffen, ob man überhaupt "Lust auf Schönheit" haben kann und die Eintragung möglicherweise (teilweise) fehlerhaft erfolgt ist. Denn der Markenstelle fehlt für eine vollumfängliche Prüfung eingetragener Marken auf Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse die funktionelle Zuständigkeit. Eintragungen können nur unter den Voraussetzungen des § 50 MarkenG in einem Löschungsverfahren vor der zuständigen Markenabteilung überprüft werden, wobei auch die Markenabteilung grundsätzlich nur auf Antrag tätig wird und nicht etwa von Amts wegen berufen ist, Markeneintragungen auf Richtigkeit zu überprüfen (Ausnahme: § 50 Abs. 3 MarkenG). Bei der Vergleichsprüfung im Anmeldeverfahren handelt es sich für "betroffene" Markeninhaber weder - wie die Anmelderin meint - um einen belastenden Verwaltungsakt i.S.v. § 35 VwVfG, wobei dieses Gesetz ohnehin nicht anwendbar wäre (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG), noch besteht ein sonstiges Eingriffsrecht der Markenstelle. Vielmehr entfalten eingetragene Marken eine Bindungswirkung, insbesondere auch für das DPMA. Mangels Ermächtigungsgrundlage wäre ein Eingriff in eigentumsgleiche Rechtspositionen nach Ansicht der Markenstelle sogar verfassungswidrig. Ungeachtet dessen begründet eine möglicherweise problematische Eintragung noch keine bestimmte Eintragungspraxis.

Letztlich verbleibt die Eintragung lfd. Nr. 34 "LUST AUF LAND", die nach den Ausführungen des Bundespatentgerichts zum Ausdruck "Landlust - Lust auf Genuss" in der Entscheidung 29W(pat)029/07 vom 22.10.2008 - Landlust jedoch eine abweichende Entscheidung rechtfertigt. Dort hatte der Senat sinngemäß ausgeführt, dass sich Bezeichnungen wie "Landlust - Lust auf Genuss" in dem schlagwortartigen Hinweis auf Veranstaltungen, Bücher und Zeitschriften erschöpfen, die sich thematisch mit der Lust am Land beschäftigen. Aufgrund dieser neueren Gerichtsentscheidung kann die Eintragung von "LUST AUF LAND" kein relevantes Indiz mehr für die Prüfung von "Lust auf Genuss" sein.

Der Anregung auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung war mangels Sachdienlichkeit nicht nachzukommen, § 60 Abs. 2 MarkenG. Nach Auffassung der Markenstelle sind die für die Entscheidung relevanten Fragen durch die eingereichten Schriftsätze ausführlich erörtert worden, so dass von einer Anhörung keine weiteren Erkenntnisse zu erwarten sind. Im Sinne einer zügigen Verfahrensführung war daher von einer Anhörung abzusehen. Ebenso wenig besteht Raum für eine Beiladung "Betroffener" oder Erörterungen zur Zuständigkeit des Erlasses behördlicher Regelungen bzw. der Art und Weise interner Besprechungen.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die alte Prüfungsrichtlinie, welche die Anmelderin zitiert, ausweislich ihres engen Wortlautes "derselben Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen" nur den Sonderfall eines identischen Zeichens regelt, aber keine Aussage über eine lediglich vergleichbare Zeichenbildung trifft.

Die geltende Prüfungsrichtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2005 (BIPMZ 2005, 245, 252) trägt den Erwägungen der Rechtsprechung des EuGH v. 12.2.2009, C-39/08 und C-43/08 - Schwabenpost, Volks.Handy hingegen insoweit Rechnung, als sie bestimmt, dass "...bestehende Eintragungen nationaler Marken ... weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz zu einem Anspruch auf Eintragung [führen]" (BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge; GRUR 1995, 410, 411 - TURBO; GRUR 1989, 420, 421 - KSÜD). Der EuGH hat in Ziffer 18. seiner Entscheidung das Spannungsverhältnis zwischen dem Gleichbehandlungsgrundsatz und dem Gebot rechtmäßigen Handeins genau in dieser Weise entschieden. Im Übrigen kann die Richtlinie ohne weiteres europarechtskonform ausgelegt und angewendet werden, zumal Vorentscheidungen - wie oben ausgeführt - auf der Tatbestandsseite der markenrechtlichen Normen zur Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe von den Markenstellen ohnehin in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, unabhängig davon, ob dies in der Prüfungsrichtlinie hinreichend zum Ausdruck kommt oder nicht.

Nach alledem fehlt der angemeldeten Marke im genannten Umfang jegliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Frage, ob an der Bezeichnung auch ein Freihaltungsbedürfnis besteht, kann dahinstehen.

Anderes gilt für "Computer und Datenverarbeitungsgeräte; Buchbindeartikel; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetztwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Geschäftsführung für andere; Dienstleistung einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen (Bannerexchange); Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte; Vermittlung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten; Vorführung von Waren für Werbezwecke; E-Mail-Datendienste (=elektronischer Postversand); E-Mail-Dienste; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen" .

In diesem Umfang kann das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht festgestellt werden. Für ein ausschließliches Verständnis als Sachangabe fehlen die Anhaltspunkte. Die Markenstelle orientiert sich hier an der Entscheidung BPatG aaO. - Guter Rat!, wonach Werbedienstleistungen ihrer Art nach unabhängig sind von den vermittelten Inhalten und auch die Produktion einer Sendung nicht mit deren Inhalt gleichzusetzen ist. Insoweit kann das Eintragungsverfahren nach Rechtskraft dieses Beschlusses fortgesetzt werden.

Mithin war die Anmeldung nach § 37 Abs. 1 und 5 MarkenG teilweise zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss findet gemäß § 66 des Markengesetzes die Beschwerde statt. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Patentamt- und Markenamt Beteiligten zu. Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt einzulegen. Die Anschriften lauten:

- Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München
- Deutsches Patent- und Markenamt, 81534 München
- Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, 07738 Jena
- Deutsches Patent- und Markenamt, Technisches Informationszentrum Berlin, 10958 Berlin

Innerhalb der Beschwerdefrist ist eine Beschwerdegebühr (Gebührennummer 401 300 PatkostG = 200,00 EUR) auf das Konto der Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichten. Wird sie nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt.

Bei der Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der Zustellung auf der übergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde oder auf der übergebenen Sendung vermerkt.

Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe gilt dieses am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei der Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Rückschein angibt.

Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, die Beschwerde in elektronischer Form einzulegen. Die näheren (technischen) Voraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Elektronische Beschwerde (W 7736)" oder der Homepage des DPMA unter:
http://www.dpma.de/veroeffentlichungen/mitteilungen/mittlg200307.html.

Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Markenstelle für Klasse 16

Reich
Oberregierungsrat

Rechtsgebiete