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Der BGH (Az.: I ZB 65/12 - bislang nur Pressemitteilung) musste sich nun mit einem Löschungsverfahren aus dem Jahr 2006 gegen die im Jahr 2003 angemeldete und im Jahr 2004 eingetragene deutsche Wort- / Bildmarke, Nr. 303 20 703:

für "Druckereierzeugnisse, nämlich Testmagazine und Verbraucherinformationen" befassen. Von 1968 bis 2008 wurde das Logo nahezu unverändert genutzt, danach mit weiteren, erheblichen Zusätzen.
Das Recht
Nach §§ 54, 50 Abs. 1 Markengesetz, MarkenG, kann eine Marke auf Antrag nur gelöscht werden, wenn
(1.) zum Zeitpunkt der Eintragung ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 MarkenG bestand und
(2.) im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).
Die Vorinstanz
Das BPatG hatte noch angenommen, dass eine Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG vorläge und dadurch das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG überwunden worden sei. Dem BPatG reichte ein Durchsetzungsgrad von 46,3 % (43 % plus 3,3% Fehlerquote), dies aufgrund der unangefochtenen Marktführerschaft der Herausgeberin der Zeitschrift.
Der BGH:
Der BGH hat die Sache anders gesehen und an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Die Gründe der BGH-Entscheidung liegen noch nicht vor, jedoch ergeben sich aus der Pressemitteilung zwei interessante Aspekte:

1. Zunächst hat der BGH den Durchsetzungsgrad von 43 % im Jahr 2012 als nicht ausreichend angesehen, dies vor allem, weil die Nutzung der Marke 2008 eingestellt wurde, daher nicht klar sei, ob die Verkehrsdurchsetzungsgrad sich nicht verringert habe. Insoweit bestehen Zweifel an der zweiten Löschungsvoraussetzung - weiterhin schutzunfähig.
2. Jedoch bestehen auch Zweifel an der ersten Anspruchsvoraussetzung. Laut BGH muss das BPatG klären, ob die Marke "test" - im Jahre 2004 zu Unrecht eingetragen worden ist.

Anmerkung:
Hier könnte die Feststellungslast bedeutsam sein, d.h. die Vortrags- und Darlegungslast, um dem DPMA und dem BPatG eine Entscheidung zu ermöglichen. Der BGH hatte bereits in seiner Entscheidung ROCHER Kugel (Az.: I ZB 88/07) folgendes klargestellt:

"Die Feststellungslast für das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses zum Eintragungszeitpunkt nach § 50 Abs. 1 MarkenG trifft den Antragsteller des Löschungsverfahrens. Es kommt nicht darauf an, ob die Eintragung fehlerhaft erfolgt ist, sondern ob das Schutzhindernis tatsächlich vorlag (…). Lässt sich im Nachhinein nicht mehr mit der erforderlichen Sicherheit aufklären, ob ein Schutzhindernis im Eintragungszeitpunkt bestand, gehen verbleibende Zweifel zu Lasten des Antragstellers des Löschungsverfahrens (...)."

Es kann also passieren, dass das BPatG mangels Erkenntnis aus dem Jahr 2003/ 2004 und mangels entsprechenden Vortrags der Antragsteller ggf. nicht zur Überzeugung gelangen kann, dass bereits damals die Eintragung fehlerhaft vorgenommen worden war.
Anzumerken ist ferner, dass die Ausführungen der Gerichte zur faktischen Nichtnutzung der Marke seit 2008 den ein oder anderen Gegner dazu verleiten könnte, die gesonderte Fragen des Verfalls wegen Nichtbenutzung, §§ 49, 52, 26 MarkenG in einem weiteren Verfahren aufzuwerfen.