Die Kläger sind Inhaber verschiedener Geschäftsbezeichnungen (i.S.d. Az.: I ZR 85/11) Erfolg, hinsichtlich der Widerklage nicht:

  • Der BGH lehnt die Feststellung einer „schwach durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit“ ab. Bei der Verwechslungsprüfung kann „zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Zeichenähnlichkeit unterschieden werden“, für weitere Unterteilungen besteht keine Notwendigkeit, abgesehen davon, dass es nur einen Mittelwert geben kann.
  • Bzgl. der Widerklage äußerte der BGH. dass die nachgewiesene Nutzung für „Pizza“ keine rechtserhaltende Wirkung für „tiefgekühlte Snacks“ bedeute. Zwar sei aus dem Grundsatz der Warengleichartigkeit eine Nutzung innerhalb eines Oberbegriffs hinreichend, um den Oberbegriff weiterhin zu schützen, jedoch reiche dies nicht aus, um auch Ware zu schützen, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. „Pizza“ und „tiefgekühlte Snacks“ seien unterschiedliche Oberbegriffe, so dass die Nutzung im Bereich „Pizza“ keine rechtserhaltende Benutzung im Bereich „tiefgekühlte Snacks“ darstelle.

    Der BGH verwies die Sache zurück an das OLG (BGH), in „AMARULA/ Marulablu“ wurde eine Verwechslungsgefahr nur wegen der Identität des beschreibenden Begriffs „Marula“ abgelehnt (BGH).
    Das BPatG lehnte in „Casino Royale“ eine Verwechslungsgefahr bei an Schutzunfähigkeit heranreichender Kennzeichnungsschwäche ab.
    Mit anderen Worten: Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke spielt für die deutschen Gerichte eine erhebliche Rolle.
    Im Gegensatz dazu steht die Entscheidungspraxis des EuGH. In „F1 / F1 Live“ war eine Verwechslungsgefahr festgestellt worden, obwohl F1 kennzeichnungsschwach ist - die Kennzeichnungskraft einer Marke dürfe nicht per se verneint werden (EuGH).
    In „ALPINE PRO / alpine“ äußerte der EuGH, dass die Verwechslungsgefahr im Rahmen einer Gesamtbetrachtung festzustellen sei und die Kennzeichnungsschwäche keine Bedeutung „über Gebühr“ erhalten dürfe. Daher geht der EuGH derzeit davon aus, dass auch Übereinstimmungen in kennzeichnungsschwachen Bestandteilen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr hinreichend ist.
    Diesen Widerspruch wird letztlich nur der EuGH klären können.