Die Zeitschriften „OFFROAD“ und „automobil Extra 2005 OFFROAD“ standen sich im Fall des BGH Az.: I ZR 44/0 gegenüber.
Die Argumentation des auf Verwechslungsgefahr klagenden Unternehmens
Der Kläger argumentierte, „OFFROAD“ sei im jüngeren Zeichen selbständig kennzeichnend enthalten und präge den Titel, auch weil „automobil“ als Serientitel verwendet werde und die weiteren Zusätze schwach seien. Somit verbleibe nur der Bestandteil „OFFROAD“, der als selbständig und kennzeichnend wahrgenommen würde. Ausnahmsweise sei daher auf diese Übereinstimmung abzustellen, nicht auf die Gesamtzeichen.
Der BGH: keine Verwechslungsgefahr
Der Kläger drang mit dieser Argumentation im Wesentlichen deshalb nicht durch, da der Verkehr - so der BGH - die Bestandteile „automobil Extra 2005“ zusammen mit „OFFROAD“ als einheitliches Kennzeichen wahrnehmen würde. Hierbei komme, so der BGH weiter, der konkreten grafischen Gestaltung ebenso eine „einheitliche“ Wirkung zu, wie der inhaltliche Bezug zwischen den Worten „automobil“ und „OFFROAD“.
Ferner entschied der BGH, dass sich der Beklagte auch auf die Ausnahmevorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG berufen könne:

  • „OFFROAD“ wird als Bezeichnung für sportliche Aktivitäten abseits der Straße mit geländegängigen Fahrzeugen verstanden und ist beschreibend.
  • Es liegt kein Verstoß gegen die guten Sitten vor, wenn die Bezeichnung „OFFROAD“ kennzeichnend verwendet wird. Vielmehr bedarf es einer Handlung, die „den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel nicht entspricht“. Anmerkung: Die hohen Hürden, eine Verwechslungsgefahr bei stark inhaltsbezogenen Marken zu belegen, wurden somit vom BGH bestätigt und bekräftigt. Die vom EuGH in anderem Zusammenhang erwähnte „Markenursupation“ ist bei solchen Marken - jedenfalls nach dieser Rechtsprechung des BGH nicht gegeben. Line-Extensions von Zeitschriften werden in solchen Fällen nun eher noch geringeren Risiken unterliegen, als zuvor.